【重要：１１月１日期限】米国特許出願ルール変更に関して

米国商標特許庁（ＵＳＰＴＯ）は2007年8月21日付で米国特許出願に関するルール改定を正式に発表いたしました。改定後の新ルールは2007年11月1日から施行されますので注意が必要です。
また、この改正は、現在米国特許庁に係属中の出願についても適用されますので、米国特許出願中の方は、以下に述べる本改定の主な点をご確認いただき、必ず必要なアクションを取るようにお勧めします。

1．継続願の回数についての制限
　ご存知のように、米国出願制度の最も大きな特徴は「継続出願制度」にあり、何回でも、時には新規事項を加えて出願をやり直すことが可能でした。今回の改正では、この制度に制限が加えられます。この改正は、米国特許庁内での出願件数の増加と、審査労力の大部分が継続出願に費やされていることに起因する審査の遅れが背景にあり、継続出願を減らすことで新規出願の審査促進を図ろうとするものです。

【内容】新ルールでは、継続出願（ＣＩＰ（一部継続出願）を含む）の回数が２回に制限されます。また、RCE（継続審査請求）の請求可能回数が１回に制限されます。ただし、以下の条件に当てはまる場合には、この限りではありません。

①2007年8月21日前にされた新規な出願には、２回の継続出願に加え、追加1回の継続出願が認められます。
②限定要求に応答した分割出願には、親・子出願夫々に継続出願2回、RCE1回を申請する権利が与えられます。
③外国出願に優先権を主張して2007年8月21日前になされた出願及び国際出願から2007年8月21日前に米国に国内移行した出願には、２回の継続出願に加え、追加1回の継続出願が認められます。

【対策】2007年11月1日より前にされる継続出願は、上記回数制限にカウントされません。従って、早急に出願内容を見直し、継続出願もしくはRCEの必要があるものについては、１１月１日前に継続出願するようご検討ください。また、これまで特に多用してきたRCEの回数が１回に制限されることは審査実務上かなりの自由度制限となります。この機会にペンディング案件のクレームを見直し、クレーム範囲を狭めることで、特許される可能性を高めることをお薦めいたします。

2．クレーム数の制限
　この改正も、最近クレーム数が極端に多い出願が増えてこれが特許庁における審査の遅延を引き起こしていることに起因しています。多くのクレームを記載する場合には、出願人に審査労力軽減への協力を求めるというのが今回の改正の内容ですが、クレーム数の制限を超えた場合に求められる提出資料は出願人が簡単に用意して提出できるような甘いものではないようです。

【内容】独立クレームが５つ、もしくはクレームの総数が２５を超える場合には、審査サポート書類（Examination Support Document,ESD）を提出する義務が出願人に課されることになります。ESDに記載する内容は、米国特許、外国特許、および非特許文献の先行技術調査結果、および各クレームの特許性に関する分析結果です。このＥＳＤの記載要件は昨年導入された新米国早期審査制度に要求される事情説明書と同等のレベルということでありますから、その要件はかなり厳しいものと理解されます。このルールは、2007年11月1日以降にされた出願だけでなく、2007年11月1日の時点でオフィスアクションが発行されていないペンディングの案件にも適用されます。

【対策】上記のようなクレーム数制限に違反する場合には、以下の２つの対策をご検討ください。
①クレームの見直しを図り、特許後の権利に貢献が少ないと思われるクレームを削除する、もしくは従属クレームを合併する。
②出願人の方からＵＳＰＴＯに対し限定を示唆する陳述書を提出する。こうすることで、ＵＳＰＴＯから、いくつかのクレームを分割する許可を得られる可能性が生じます。出願人から限定を示唆しない場合には、ＵＳＰＴＯから出される限定要求に従うか、ESDを提出しなければなりませんが、これは簡単なことではないようです。

3．同一発明者による出願の制限
　この改正は、似たような出願が多く出されることで、審査の遅延を引き起こしているという特許庁の理解に基づくものであります。２月以内に出された複数の出願の間で発明者が共通するものは同じ発明に関するものであるとして、上で述べたクレーム数の制限が科せられますので注意が必要です。この改正も現在継続中の出願にも適用されますので注意が必要です。

【内容】新ルールの下では、同一発明者が２ヶ月以内に複数の特許出願をした場合、夫々の出願には特許性の面で区別できないクレームが少なくとも１つは含まれているものとみなされます。この解釈により、「2．クレーム数の制限」のルールは、２ヶ月以内にされた複数の出願全てを含んだ状態で判断されます。そのため、例えば３つの出願がある場合、３出願併せて「2．クレーム数の制限」をクリアしなければなりません。この状況を回避するには、以下２つの回避策があります。
①いずれの出願におけるクレームが重複するものではなく、はっきりと区別されるべきものであることを述べた説明書、またいずれの出願もペンディングの状態である場合には、複数の出願をしなければならなかった理由を述べた説明書を提出する。
②特許存続期間の一部を放棄する旨の放棄書（Terminal Disclaimer）を提出する。

【対策】上記のような同一発明者による出願制限に違反する場合には、「2008年2月1日」までに上記２つ回避策のいずれかの手続をとる必要があります。このルールは、ペンディングの出願を含めた全ての米国特許出願に適用されるため、早期に検討をした上で、手続をとることをお勧めいたします。

4．クレームごとの発明者の特定
【内容】同一発明者を含む複数の特許出願において、ＵＳＰＴＯは出願人に対してクレーム単位での発明者の特定を要求できる規則が設けられました。
【対策】今後出願を準備する段階において、クレームごとに関係した発明者を特定した記録をとっておくことが勧められますが、これは、特に複数の国内出願を一つに纏めて米国出願をする場合には必ずしておいた方がよさそうです。

5．限定／分割に関する規定
　この改正も継続出願の一種である分割出願が多発されることで審査の遅延が引き起こされているという特許庁の理解にもとづくものです。

【内容】新ルールの下では、自発的な分割出願は一切認められず、特許庁から過去に限定要求の拒絶理由を受けた場合のみ分割出願ができるというものです。
【対策】日本発の出願においては、複数の日本出願を合併して米国出願をするという複合優先がなされることが多かったと思いますが、将来の分割が制限されることになりますので、注意が必要です。

6.一部継続出願（ＣＩＰ）に関して
　この改正も無制限で分かりずらい一部継続出願が審査の遅延を引き起こしているという特許庁の理解にもとづくものです。　

【内容】新ルールの下では、ＣＩＰの明細書において、後の出願に係るどのクレームが先の出願でサポートされているかを特定する必要があります。この特定をしない場合には、ＣＩＰにおける利益を享受できず、ＣＩＰの実際出願日が新規性及び進歩性判断の基準日と認定されてしまう可能性があります。

【対策】ＣＩＰをした全ての出願を見直し、後の出願のクレームにおいて先の出願からの優先権を主張できるものを特定し、その旨を明細書に記載する補正を2007年11月1日までに提出することが必要となります。

7．新規出願等のストラテジー
今後の新規出願等にあたっては、以下の点を考慮した上で準備を進めることをお勧めいたします。
-　明細書を草稿する段階で、１発明１出願となるよう留意する。
-　明細書を草稿する段階で、特許性の高い（権利範囲の狭い）クレームを作成し、RCEの可能性を下げる。
-　ペンディング中の出願に関しては、先行技術調査を実施し、特許性の低いクレームをオフィスアクションが出される前に補正もしくはキャンセルする。

以上、今回施行される新ルールの要点とそれに対する対策案ですが、今回の改正は非常に重要なものとなっています。
本件に関しご不明な点、ご質問等ございましたら、弊所フィラデルフィアオフィスに日本語でお気軽にお問い合わせください。

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