Q&A:在进入日本国家阶段的PCT申请中恢复优先权

何时日本特许厅会拒绝在PCT申请中的优先去恢复?

有客户最近问起关于在发明专利申请中如何恢复优先权的问题,因此,我们总结了以下几点。

一个要求优先权的PCT国际申请(Patent Cooperation Treaty)在提交之前就可能已经过了1年的优先日。问题在于是否可以恢复其优先权。这是一个非常特殊的情况。

PCT规定中是否允许恢复已过期限的优先权?

PCT规定中是允许一些超过优先权期限的PCT国际申请恢复优先权的,但必须是在优先权日起12个月届满后,两个月内提交PCT国际申请和恢复优先权要求的申请。

收到一个特殊的申请,需要提交所有权的书面文件给(1)受理局(接收国际专利申请的专利据,例如:美国的美国专利及商标局、中国的国家知识产权局)以及/或者(2)指定局(处理进入国家/地区阶段的国际申请,例如:日本的日本特许厅)。根据无法在优先权期限(1年)内提交申请的原因,申请人需要慎重选择提交什么书面文件给哪方的专利审查机构。

比如说,美国专利及商标局会受理一个由于“无意的”过失而在14个月之内提交的国际申请。在进入美国国家阶段的申请中要恢复优先权是比较容易的。但是,有些专利审查机构,如日本特许厅、欧洲专利组织,更为严格一些,需要提供对于“应有的谨慎”行为疏忽的说明。(顺便提一下,巴西、加拿大、中国、哥伦比亚、古巴、捷克共和国、德国、阿尔及利亚、印度尼西亚、印度、韩国、墨西哥、挪威、菲律宾、土耳其这15个国家目前没有优先权恢复的制度,因此,雌些国家的受理局和指定局都没有办法追索优先权。)

受理局如何判定优先权的恢复?

每个国家的受理局会采用不同的标准来接受或拒绝恢复优先权的请求,这点非常重要。PCT规则(Receiving Office Guidelines, ch. 7)中有“应有的谨慎”和“无意的过失”标准,并让每个受理局在两个标准中选择一项或者两项都选。“应有的谨慎”标准是更为严格的标准。

申请人可根据受理局采用的标准来提交优先权恢复请求。然而,注意指定局采用的标准也是非常重要的。尽管受理局接受了优先权恢复的请求,但是,指定局并非一定采用受理局的标准来接受优选权的恢复。

如果指定局采用的标准低于或者等同于受理局的标准,那么,受理局对于优先权恢复的决策可以延用到指定局。但如果指定局采用的标准严格于(高于)受理局,那么,申请人可能需要再一次提交优选权恢复的请求给指定局。

例如美国采用的是“无意的过失”标准,而日本采用的是“应有的谨慎”标准,日本特许厅的专利审查员采用严格的标准来判定优先权的恢复。尽管美国专利及商标局接受了超过优选权期限的优先权恢复,但如果选定日本特许厅为指定局的话,将不会轻易得到日本特许厅对优选权恢复的认同。如果申请人想要在国家阶段进入日本并伴有优先权主张的话,那么,必须向日本特许厅提交一份请求书来恢复优选权。

指定局如何判定优先权的恢复?

你必须要关注指定局采用的是什么标准会接受已过期的优先权的恢复。

举个例子。尽管申请人没有向受理局提交恢复优先权的请求,或者/甚至未能提交,因为一些受理局是不接受优选权恢复的请求的。举个常见的例子,中国(SIPO)和韩国(KIPO)不接受优选权恢复,但是受理国际申请,当国家阶段的指定局为日本(JPO)和美国(USPTO)的时候,就要分别提交恢复优选权的请求给日本和美国的指定局(当此优选权已过期但在14个月内)。

如果日本特许厅是指定局的话,那么恢复优选权的请求必须在进入国家阶段申请提交期间(外国申请案件在翻译件提交特例期间)届满之日起的一个月内。日本特许厅采用的是“应有的谨慎”标准来办定是否恢复优先权,因此,在上述期限内必须根据这个标准来提交充分理由和证明。

另一方面,如果受理局已经受到和接受了优选权的恢复,那么了解指定局的标准是否与受理局相同是非常重要的。若二局的标准相同可根据PCT Rule 49ter 1,受理局的决议在指定局方也被视作有效,无须恢复优先权的请求手续。

反之,如果二局的标准不同,那么,申请人需要提交另一份恢复优先权的请求(如果之前提交的是根据受理局采用的较低标准的话),例如日本特许厅。提交的期限已经在上述内容中提示,日本是在国家阶段申请届满之日起的一个月内。

在日本我的优先权被拒绝会怎样?

尽管优选权的恢复被拒绝了,国际阶段的申请仍然被视作为有效申请。只不过它的新颖性和创造性的标准从国际申请日起算,而非原先的优先权日了。

因此,一项国际专利申请进入国家阶段(例如日本)并失去了优选权主张也可取得专利权,除非在其PCT国际申请日前有已经公布的在先技术。专利审查员会有决议。而且也有很国在丧失了优先权后仍获得权利权的案例。

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矢口 太郎