米国では出願の復活制度が充実しており、PCTの国内移行期限を徒過したり、パリ条約の優先権主張期限を徒過してしまった場合でも、復活手続により特許出願を維持することができます。

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皆さんこんにちは!

米国では日本と違い、一度放棄になった特
許・出願の復活が可能です。また、手続き
も比較的簡単なので、何らかの理由で過去
に拒絶理由通知に応答しなかった方や年金
を支払わなかった方も検討されてはいかが
でしょうか。

米国では以前から復活の制度がありました
が、特許法条約の批准に伴い、その利用が
さらに簡単になりましたので紹介します。

2013年改正以前は、復活できる理由や期間が限定されていた

改正以前の規定では、復活手続が取れるの
は納付期限の「24カ月以内」であり、「
故意ではなく(unintentional)」若しくは
「避けられなかった事情(unavoidable)」
によって支払いを逃してしまった場合に
のみ、放棄された出願および特許権を所
定の手続により回復させることができる
というものでした。

改正後は、期間の制限が撤廃され、復活理由が拡大された

米国が特許法条約の批准をしたことに伴い
国内法である米国特許法で維持手数料未納
等による失効について改正が行われました。

Patent Law Treaties Implementation
Act of 2012の施行(2013年12月18日)
に伴い、「24カ月」の期限や「避けられ
なかった事情」に関する規定が削除され、
実質未納が故意でない場合(unintentional)
は特許維持料を納付可能なグレースピリオ
ドが過ぎた後でも納付することが出来、
権利回復が可能となりました。

回復に関する手数料(revivalfee)は$1700
(大規模団体の場合)が既定されています。

PCT出願の30ヵ月国内移行期限徒過のものも救済可能

復活できる出願の中には、PCT国際出願
の30ヵ月国内移行期限までに米国に国内
移行手続きをとらなかったものについても
含まれます。

したがって、この復活手続を利用すること
で、30ヵ月の国内移行期限を逃してしま
った場合でも、米国に国内移行することが
可能になります。

また、パリ条約優先期間を徒過してしまっ
た件についても復活可能です。

中用権に注意

復活制度は特許権者にとって大変有用では
あるものの、6ケ月の猶予期間後かつ特許
の回復前に無効とされた特許について実施
(あるいは実施の準備)をしていた場合に
は、その特許権が回復した後でも実施を継
続できる中用権(Intervening rights)
が定められています。

ただし、中用権は特許侵害紛争等において
裁判所によって個別に判断されるものであ
るので、注意が必要です。

以下、参考までに本記事に関連する米国法の規定です。

それでは、今回はこの辺で!

—————————————————————

米国特許法 37 CFR 1.137
§1.137 Revival of abandoned application, terminated reexamination proceeding, or lapsed patent.
(a)Revival on the basis of unintentional delay. If the delay in reply by
applicant or patent owner was unintentional, a petition may be filed
pursuant to this section to revive an abandoned application or a
reexamination prosecution terminated under § 1.550(d) or § 1.957(b) or
limited under § 1.957(c).
(b) Petition requirements. A grantable petition pursuant to this section must be accompanied by:
(1) The reply required to the outstanding Office action or notice, unless previously filed;
(2) The petition fee as set forth in § 1.17(m) ;
(3) Any terminal disclaimer (and fee as set forth in § 1.20(d) ) required pursuant to paragraph (d) of this section; and
(4) A statement that the entire delay in filing the required reply from
the due date for the reply until the filing of a grantable petition
pursuant to this section was unintentional. The Director may require
additional information where there is a question whether the delay was
unintentional.
(c) Reply. In an application abandoned under §
1.57(a), the reply must include a copy of the specification and any
drawings of the previously filed application. In an application or
patent abandoned for failure to pay the issue fee or any portion
thereof, the required reply must include payment of the issue fee or any
outstanding balance. In an application abandoned for failure to pay the
publication fee, the required reply must include payment of the
publication fee. In a nonprovisional application abandoned for failure
to prosecute, the required reply may be met by the filing of a
continuing application. In a nonprovisional utility or plant application
filed on or after June 8, 1995, abandoned after the close of
prosecution as defined in § 1.114(b) , the required reply may also be
met by the filing of a request for continued examination in compliance
with § 1.114 .

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