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外国への特許・意匠・商標出願の費用について、最大150万、かかった費用の2分の1を限度に、補助を受けられます。(平成29年度中小企業等外国出願支援事業)

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本年度の外国出願補助事業のご案内です。

適用要件を満たせば、外国出願の費用が最大150万、かかった費用の2分の1を限度に、国から補助を受けられるというお得な制度です。

ただし、補助申請や報告を行うのは、中小企業にとってはかなり負担になります。この点、恵泉では過去に本制度の適用支援を多数行っており、経験豊富です。

また、補助金額には上限がありますので、できる限り安く抑えることも重要です。この点、日本・米国を出願国に含む場合、費用をかなり安く抑えることが可能です。

当事者系レビューの利用の現状(Oct. 1, 2014)

 近年、米国において当事者系レビュー(Inter Partes Review)の利用が増加しています。  当事者系レビューとは米国特許改正法(American Invents Act)において従来の当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)に代えて導入された特許無効化のための手続きです。従来の当事者系再審査や特許無効訴訟に比べ、審理が迅速であること(最終決定はレビュー開始通知から原則1年以内)、当事者間の和解が可能であること、限定的ながらも一応のディスカバリ(証拠開示手続き)が利用可能であること、専門知識を有する行政官(Patent Trial and Appeal Board)の判断が受けられること、費用が比較的に低廉であること、などから使い勝手の良い特許無効化制度として利用が期待され導入されました。  そのように導入された当事者系レビューですが、その申立件数は年々増加しています。直近(2014年9月25日付)の米国特許商標庁の統計1によれば、当事者系レビューの申立件数は2012会計年度では17件、2013会計年度では514件、2014会計年度では1,290件と、増加の一途を辿っています。このように申立件数が増加している背景には、現状において高い確率で申立人側に有利な判断(すなわち、権利の一部/全体を無効とするとの判断)がなされているという事情があると思われます。このように、当事者系レビューは他者の特許を無効化する有効な手段として認知されつつあります。  しかし、多くのユーザーにとって当事者系レビューの利用を検討する際に高い障壁となるのはその費用であると思われます。当事者系レビューにかかる費用は専門家証人の利用の有無、デポジション(証言録取)の有無など種々の事情にもよりますが、一般に、米国特許商標庁に支払われる最低公費約27,000ドル(約270万円)と代理人費用とを合わせて総額200,000ドル(約2,000万円)から400,000ドル(約4,000万円)と言われています。このことを裏付けるように当事者系レビューの申立件数において上位を占める申立人は軒並み電機・IT業界の大手企業です。ただし、特許無効訴訟を提起すれば一般にその10倍程度の費用を要することに鑑みれば、それでもなお上記費用は比較的に低廉と言えるでしょう。  費用という障壁はあるものの、当事者系レビューの申立て件数の増加という事実は当事者系レビューが懸念特許に悩まされる多くの申立人にとって魅力的な選択肢であることの証左とも言えるでしょう。   なお、多くの場合、当事者系レビューを検討する際には並行する他の訴訟の検討なども伴い種々の事項の総合的な検討が必要となります。従って、当事者系レビューについてご検討の際には必ず専門家である米国弁理士・弁護士までご相談ください。

【USPTO】AIA施行直前の出願件数

先発明主義から先出願主義への移行が盛り込まれたAIAの施行が2013年3月16日から開始されましたが、先発明主義の利益を享受するためにAIA施行前の出願を代理人から勧められた方や、実際出願をした方も多々いらしたかと思います。 実際に、AIA施行前にどれほどのラッシュ出願がなされたのか、USPTOが発表する統計でみる事ができます。 USPTOは1週間ごとの特許出願数等の統計をまとめ、それを彼らのウェブで公開していますが、その発表によると、施行3週間前までは、本出願(Non-Provisional)においては、1週間の平均約7112件、仮出願に関しては平均約3054件の出願がありましたが、施行前の2週間は本出願平均10151件、仮出願平均3919件と通常の1.5倍、施行開始の最終週には本出願34182件、仮出願24239件となり、最終週に出願された本出願の件数は、通常に比べ約4.8倍、仮出願は通常の約7.9倍の出願がありました。 週最終日 本出願 仮出願 1月11日 6603 2875 1月18日 7017 2993 1月25日 6608 2893 2月1日 8262 3277 2月8日 7228 3124 2月15日 6947 3200 2月22日 7120 3015 3月1日 10063 3739 3月8日 10239 4099 3月15日 34182 24259 上記の数字からは、AIA施行前に仮出願をしたケースが多い様子が見受けられます。AIA施行前の2013年3月15日以前が出願日の仮出願に優先権を主張してAIA施行後の2013年3月16日以降に本出願をする出願、および2013年3月15日以前が出願日の外国出願等に優先権を主張しての米国本出願は、「Transitional Applications」と呼ばれ、ある特定のルールが適用されます。つまり、仮出願で開示された発明の内容と本出願の内容が一致している場合には、AIA施行前の審査ルールが適用されますが、本出願の内容に仮出願では開示されていない請求項が1項でも含まれている場合、AIA施行後の審査ルールが適用されます。 適用されるルール(施行前、施行後)の判断は、USPTOが定めた「Statement」の有無により決定されます。Statementがある場合には、施行後のルールが適用され、Statement がない場合には、施行前のルールが適用されます。このStatementの提出要否を判断するのは出願人です。従ってAIA施行前の出願に優先権を主張して本出願(米国を指定国としたPCT出願を含む)をする場合には、この点に注意をして本出願をする必要がありますので、ご注意ください。

【USPTO】虚偽の通知にご注意ください

USPTOがウェブ上で、虚偽の通知に対する警戒を呼びかけています。 虚偽の通知は、主に商標登録や特許を維持するための費用が払われていないという内容を出願人(権利者)に通知し、出願人を混乱させているものです。 実際にUSPTOから連絡があるときには、e-mailであれば “@uspto.gov.” から、郵送のレターであれば “United States Patent and Trademark Office” が差出人となり、 Alexandria, Va., 22313 (郵便番号22313、バージニア州、アレクサンドリア)の住所から通知が届きます。これら以外からの通知の場合、虚偽の通知である可能性がありますので、ご注意ください。 以下がUTPSOが発表している虚偽の通知の例です。http://www.uspto.gov/trademarks/Trademark_Registration__Monitoring_Office.pdfhttp://www.uspto.gov/trademarks/IP_rightsrecordationalert.pdfhttp://www.uspto.gov/trademarks/Intellectual_Property_Agency_Ltd_.pdf “UNITED STATES…” の文字や、オフィシャルな印象を与えるロゴを用いて巧妙に作成されているため、通知を信じて虚偽の通知発信元に小切手を送付したり、送金をする人も多々あると報告されています。 判断が付きにくい通知を受け取った場合には、恵泉までご遠慮なくお知らせください。 また、USPTOが出している警告をご覧になりたい方は、下記リンクからどうぞ。http://www.uspto.gov/inventors/scam_prevention/NON_USPTO_Solicitations.jsp

【USPTO】AIA 第3フェーズが2013年3月16日より施行されます

3段階に分けて施行が開始されてきたAmerica Invents Act (AIA) ですが、2013年3月16日より最後の第3フェーズが始まります。 この第3フェーズでは、今回のAIAで最大の注目となっていた「先発明主義」から「先出願主義」への移行が施行されます。 これまで米国では「先発明主義」が原則でした。従って、特許登録後にそれまで潜んでいた「先になされた発明」によって権利が行使できなくなる事態が発生していました。先発明主義から先出願主義に移行することで、このような事態は解消されます。 ただし、これまで自分の発明で出願が拒絶される事がなかった出願が、今後は自分の発明により拒絶されるようになります。従いまして、自分の発明や出願で拒絶される可能性がある発明がある場合には、第3フェーズ施行前に出願をしておく事をお勧めします。 また、既存の出願に書き損じていた事項がある場合等、新規事項を追加して一部継続出願 (Continuation-in-Part: CIP) をしておきたい場合にも、AIA の第3フェーズ施行前に出願をする必要があります。 気になる案件がある場合には、ご遠慮なく恵泉国際特許事務までお知らせください。

メキシコがマドプロに加盟しました。

    フィリピン、コロンビア及びニュージーランドが2012年に新たにマドリッドプロトコルに加盟したのに相次いで、メキシコが2012年11月19日に加盟し、これで89カ国目の加盟となりました。条約の効力は2013年2月19日から発生しますので、この日以降は指定国としてメキシコを指定して国際商標出願することができます。

使用証拠を複数要求される場合があります。

 アメリカの使用証拠に関する新たなルールが2012年6月21日に施行されました。   改正の一点目は、登録後の登録簿の正確性を確保するためになされた改正です。登録後の5年目と6年目の間に要求される使用宣誓書及び更新時の使用宣誓書において、審査官は合理的必要性のある場合には、使用証拠の補完命令を下すことができるようになりました。従って、更なる商標の使用例や使用態様、使用に関する情報等の使用証拠資料を要求されることがあります。  二点目は、登録前に登録簿の正確性を保つためになされた改正です。使用ベースの出願、使用意図ベースの出願、第7条の登録の修正において、審査官は、一つの類において複数の商品・サービスに関する使用証拠を提出するよう要求することができるようになりました。  2年間の暫定的プロジェクトとして、登録後に必要な8条宣誓書を提出する際、ランダムに500人の登録人が選ばれ、2つの追加的使用証拠を求められます。即ち、通常は1商品又は1サービスについての使用証拠でよいのですが、この場合はもう2つの商品/サービスに関する使用証拠を提出しなければなりません。その証拠が提出できなければ、それらの商品/サービスは登録から削除されます。追加の使用証拠については、通常の応答期間である6ヶ月が与えられます。  改正前は、基本的には、登録前も登録後も、使用証拠を提出する際は、類毎に1つの使用証拠を提出することが求められていました。また、登録前の使用証拠の提出に関しては、審査官が出願審査のために合理的に必要と判断する場合には、追加的情報や使用態様の提出を求めることができました(37CFR2.61(b))。しかし、登録後の使用証拠の提出に関してはこれに相当する規定がありませんでした。従って、USPTOはこの改正により、審査官が登録後も使用証拠を複数求めることを可能とし、登録簿の正確性を確保することを意図しています。       

【USPTO】2013年3月19日より料金が変わります

米国特許商標庁 (USPTO) は、2013年1月18日付けで同年3月19日から適用される新料金を発表しました。 AIAの施行に伴い新たに設けられたマイクロ団体への減額適用もこの日より開始されます。 主な新料金は以下の通りです。マイクロ団体への減額 75%出願合計費用 $1,260 → $1,600(基本料 $390 → $280)(調査料 $620 → $600)(審査料 $250 → $720)登録料 $1,770 → $960 (これまで加算されていた$300の公開費用はなくなりますが、これに関しては2014年1月からの適用となります。)特許年金 3.5 $1,150 → $1,600       7.5 $2,900 → $3,600      11.5 $4,810 → $7,400延長料 10%加算クレーム代 3を超える独立項、1項につき $250 → $420       合計クレーム数が20を超える場合、1項につき $62 → $80       多従属項 $460 → $780継続審査請求 (Request for Continued Examination: RCT) $930 → $1,2002回目以降の継続審査請求、1請求につき $1,700 尚、譲渡書登記手続きに関し、オンラインで提出される場合には$40のオフィシャルフィーが免除されます。 また、発明者を変更する手続に掛かるオフィシャルフィーが新たに設定されました。最初のオフィスアクションが発行された後に発明者を変更する場合、$600のオフィシャルフィーが発生します。 本件に関し質問等あれば、ご遠慮なく恵泉までお問い合わせください。また、本件の詳細は、連邦官報 (Federal Register)でもご確認いただけます。http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-01-18/pdf/2013-00819.pdf

USPTOが2012年度年次報告を発表しました

America Invents Act (AIA) の施行により、2012年はUSPTOにとって歴史的な年となりました。Kappos長官は、AIAを「1836年以来もっとも重要なリフォーム」であると年次報告の冒頭で述べています。先発明主義から先出願主義への移行は、確かに歴史的な改正で、来年春の施行を目の前にした今でも賛否両論議論されています。 また、USPTOは今年7月に、ミシガン州デトロイトにサテライトオフィスを開きました。今後はテキサス州ダラス、コロラド州デンバーおよびカリフォルニア州のシリコンバレーにもオフィスを開く事が予定されており、近隣の雇用機会の拡大が期待されています。これは、地域ごとに産業の特色が分かれている米国ならではの試みであり、近隣の特許弁護士達にとっては、審査官との面接がより身近にできるようになるため、とてもよい動きではないかと思います。 年次報告では特許庁勤務の職員数が発表されていますが、特許審査官7,935人、商標審査官386人、その他3210人、合計11,531人の職員の内、7300人以上が週最低1日以上自宅勤務をした事が発表されています。この動きは、米国のその他の連邦政府関係機関のモデルともなっているようで、自宅勤務の審査官が増える事が予想されています。 さて、実際の特許および商標の審査に関する実績ですが、特許出願において2012年は2011年に比べ、最初のオフィスアクションを受領するまでの期間および出願の係属期間がどちらも短縮されています。最初のオフィスアクションを受領するまでの期間は、2011年には28ヶ月だったものが、2012年は21.9ヶ月とかなり短縮されています。また、出願から特許までの係属期間は2011年に33.7ヶ月だったものが、2012年には32.4ヶ月に短縮されています。 商標においては、最初のアクションを受領するまでの期間は3.1ヶ月から3.2ヶ月に延び、、登録までは10.5ヶ月から10.2ヶ月へと短縮されています。 尚、USPTOでは何よりも優先的に審査を進めてもらえる「Track One」という早期審査制度が導入されていますが、この制度を利用して2012年には606の特許が平均6ヵ月以内にグラントされたと発表されています。早期の特許化が重要な分野にとっては、とても利用価値のある制度ではないでしょうか。 その他にも年次報告では、特許庁の予算等、興味深い情報を見る事ができます。USPTOの実績報告に興味のある方は、USPTOのサイト(こちら)をご覧ください。  

【USPTO】第3者による情報提供 (Pre-Issuance Third Party Submission)

USPTOに係属中の特許出願に対して第3者が情報提供をする場合、AIA施行前には期間およびその規則に関して提供者にとってあまり親切でない規定がありました。AIAによりこの第3者による情報提供に関する規則も改定され、これまでの制度に比べ、かなり利用しやすい制度に変わっています。 AIA以前は、出願の公開から2ヵ月間のみ第三者が情報を提供できるウィンドウがありましたが、今後は以下の期間であれば提出が可能となりました。基本的には、通常の出願であれば、公開されてから許可通知が出されるまでと理解できると思います。1. Notice of Allowance (許可通知)が付与もしくは発送された日付以前2. (a) 122項に従った出願の公開から6ヵ月経過後、もしくは    (b)132項に従った審査官による最初の拒絶理由通知の日付後 また、これまでの第3者による情報提供規則では、説明等を加える事ができなかったため、特許公報であれば、公報をそのまま(アンダーラインやハイライトをすることも禁止されていました)提出することしかできませんでしたが、AIA以降のルールでは、先行技術情報と共に説明書を提出できるようになりました。 ただ、第3者による特許前の情報提供制度に関しては、賛否両論あります。例えば、出願係属中に情報提供がなされると、出願人は自分の発明に興味を持っている人がいる事を知ることとなり、なんとしてでも特許をとろうとするパターンもあります。 また、米国の審査官が情報開示として提供された情報をほぼ見ていないというスタディーを目にした事もあります。ただ、出願人自らが提出する先行技術文献と第3者によって提出された先行技術文献では、審査官の取り扱いに対する姿勢に違いが生じることもあるかと思います。 出願係属中の第3者による情報提供があまり有効でないとなると、特許登録後にとることができる以下の制度を利用する事も可能です。– Ex Parte Reexamination (特許権者もしくは第3者によって申請されるものです。)– Inter Partes Review (第3者によって申請されるものです。)– Post-grant review  (第3者によって申請されるものです。) ただし、継続中の出願に対する第3者の情報提供がオフィシャルフィー$180で可能であるのに対し、上記3つの登録後の制度利用に掛かるオフィシャルフィーは、以下の通りかなり高額です。– Ex Parte Reexamination $17.750– Inter Partes Review $27,200– Post-grant review $35,800 Ex Parteに関しては、申請時に詳細に検討をした特許性に対する実質的に新規な疑問(SNQ:Substantial New Question of Patentability)の有無の提出が必須であり、これを弁護士が作成する場合、費用が嵩みます。また、Inter Partesに関しては、申請後もやり取りが繰り返されるため弁護士費用も嵩みます。これらを考慮した上で、状況にあった方策を講じる必要があります。 本件に関し質問等あれば、お気軽に恵泉までご連絡ください。

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