出願までの手続

出願までの手続です。

優先権の回復について

近年の特許法条約(Patent Law Treaty)への加盟に伴い、米国は優先権の主張期間(特許は12ヵ月、意匠は6ヵ月)経過後であっても、当該期間経過後2か月以内の出願に対して外国出願に基づく優先権の回復を認めるよう規則の改正を行いました。

米国特許改正法(America Invents Act)後の正しい仮出願戦略について

ご存知のとおり、米国特許制度は2013年3月16日をもって完全に先願主義に移行しました。これに伴い、仮出願の活用法について見直す動きが広がっています。 「仮出願」は、本出願と異なり、様式や必要書類について細かい要件がないので、気軽に利用できるのが特徴です。たとえば、クレームを記載する必要もありませんし、情報開示や宣誓供述書等を揃える必要がありません。このため、大学や起業家、個人発明家のようにライセンス先が決まるまでは多額の費用を掛けることができない小規模出願人にとって、非常にメリットがあるとされ、広く利用されてきました。これらの出願人は投資家等へのアピールのため、とりあえず出願をしているという事実がより重要だったからです。 この仮出願制度のメリットが法改正によりどのようになるのか、実は、専門家である米国弁理士(Patent Attorney/Agent)の間でも色々意見が分かれています。 なぜかというと、改正前の先発明主義の下では、仮出願の開示レベルが乏しくてそのままでは優先権の有効性が疑われる場合であっても、最悪の場合は、インターフェアランス(抵触審査)という手続で先発明の事実を立証すればよかったのが、改正後の先願主義においては仮出願の開示内容にしか依存できなくなったからです。 このため、ある専門家は、仮出願は、本出願と略同じレベルの開示内容にしなければ、後で権利の有効性に大きな影響が出るとして警告をしています。本出願と同等の開示内容を求められるとすると、弁理士にかかる費用がかさむことになり、仮出願のメリットは少なくなり、わざわざ仮出願と本出願とを分けて出すことに疑問が生じることになります。実際、いくつかの大学では、開示内容を充実させるための工夫を始めているところがあるようです。 一方で、別の専門家は、先願主義の下では、より早く出願することが重要になるため、仮出願の重要性が増すと指摘しています。もちろん、開示レベルの高い本出願を従来よりも早く準備して出すことができれば言うことはないのですが、開示レベルの高さと準備時間は比例します。出願内容のレベルを高めている間に、先に、より開示レベルの低い仮出願を他人に出願されてしまったらどうするのか、特に、改正後は、仮出願の日が先願主義下の「有効出願日」となりますから、開示のレベルが低かったとしても、その仮出願が本出願のクレーム開示をサポートしている限りは後の出願はこれに勝つことができません。 一方、旧102条(e)に対応する新102条(a)(2)によれば、先の出願は、後でその出願が出願公開された場合、有効出願日を基準に後願排除のステータスを得ます。仮に特許を取得できなかったとしても、他人の出願の特許化を阻止する効力を持つのです。この意味でも他人より一秒でも早く出願しておくことが求められます。 私見ですが、改正後の仮出願活用戦略は、開示レベルの異なる複数の仮出願を段階的に出すことではないかと思います。本出願だからと言って開示が十分であるとは限りませんし、やはり先願主義の下ではより早い出願が勝つのが原則だと思うからです。したがって、戦略としては、仮出願で1日も早い優先日/有効出願日を確保しつつ、仮出願のみに頼らず、より開示レベルの高い別の仮出願若しくは本出願を1日も早く出していくことがが重要なのではないかと思います。 なお、この記事は、法律アドバイスではありません。今後仮出願を利用される方は、ご自身の米国弁理士等、米国特許制度に詳しい専門家にアドバイスを求め、より慎重に手続を進められることを是非ともおすすめします。

グレースピリオドの利用

 発明が公になっても、公開されてから1年以内であれば新規性を失わずに特許を出願することができます。この1年間の期間をグレースピリオド(one year grace period)といいます。AIA施行前はこの1年の起算日はアメリカでの出願日でしたが、AIA施行後は有効出願日となります。つまり、優先権主張を伴う出願の場合は第1国の出願日となります。  このグレースピリオドを利用することができる条件は、発明者本人が発明を公にしたことであり、公にした手段は問われません。   これはもともとアメリカがAIA施行前は先発明主義だったことに関連しています。先発明主義の下で発明さえしていれば発明後いつ出願してもよい、ということであれば、特許制度の理念に反することになります。発明を公にする代わりに一定期間の独占権を与え、期間終了後は誰でもその技術を利用できるようにすることによって産業の発達に寄与するというのが特許制度です。しかし、発明後いつでも出願できるということであれば、出願を遅らせていつまでも切り札をとっておくことができることになってしまいます。そこで、発明の公開後1年という期間制限を設けることがこのグレースピリオドの制度の目的でした。  しかし、先願主義に変更した後は、このグレースピリオドの制度は上記の元々の目的とは違った利用のされ方がなされるかもしれません。日本の新規性喪失の例外規定とは異なり、発明者は公開しておけば、公開から出願までのグレースピリオドの間になされた第三者による出願にも勝つことができますので、先に公開した者勝ちということになります。今後この制度がどのように利用されるか注目されるところです。  

出願種別の選択

 アメリカに出願する方法は大きく分けて二つあります。一つは日本出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張して出願する方法、もう一つはPCT出願です。そしてこのPCT出願に関しては、更に、PCT出願を行ってアメリカに通常の国内移行する方法と、PCT出願を基礎として継続出願または一部継続出願するバイパス方式があります。   また、出願準備の時間があまり無い場合や、初期費用があまりかけられない場合でも簡易的に出願日を確保することができる仮出願という制度もあります。  出願を本出願にする仮出願にするか、または上記に述べた出願ルートのどれを選択するかは出願戦略に大きくかかわることですので、必ず担当の米国弁理士にご相談ください。  

パリ条約優先権の主張

 特許出願を複数の国に行う場合、各国の言語に翻訳したり、各国毎の手続きに従って行わなければならないなど、出願人の負担は大変大きくなります。そこでこの出願人の負担を減らすためにパリ条約という工業所有権に関する国際条約において、「優先権」が規定されています。  パリ条約加盟国Aにおいて特許を出願し、同じ内容の特許を別の加盟国Bに出願する場合、そのB国への出願がA国の出願から12ヶ月以内である限り、新規性、進歩性等の判断に関してはA国への特許出願日においてしたのと同様の取り扱いを受ける権利、これをパリ条約の優先権といいます。  日本もアメリカもパリ条約の加盟国ですので、日本で特許を出願してから1年以内にアメリカに出願する場合、この優先権を主張することができます。  パリ条約の規定には、条約加盟国は工業所有権に関して自国民に与えるのと同じ待遇を、他の条約加盟国の国民にも与えなければならない、という「内国民待遇の原則」があります。この原則を実効あらしめるためにこの優先権が与えられているのです。

米国特許法の先願主義への移行について-AIA(Leahy-Smith America Invents Act)-

ご存知のように、2011年9月16日にオバマ米大統領が「Leahy-Smith America Invents Act」(いわゆるAIA)に署名したことにより、米国特許法はこれまでの先発明(first-to-invent)主義から先願(first-to-file)主義へ移行しました(正確には2013年3月16日以降の出願に適用)。ただし、先発明主義/発明主義の遺産ともいえるグレースピリオド(one year grace period)制度は維持されることになっていて、本当に先願主義なのかという議論があります。このグレースピリオドの制度は、日本の新規性喪失の例外制度等と異なり、自分自身の行為開示によって自己の出願が拒絶されることはないという発明主義に基づくものからです。したがって、米国のグレースピリオドは、他国の新規性喪失の例外制度とことなり、猶予期間が1年と長くまた適用範囲もほぼすべての開示行為が含まれるものとなってます。このグレースピリオドと先願主義の併用の元では、先に公開しておけばその後の他人の出願に勝つことができるというものです。日本の新規性喪失の例外制度では、自己の公開から出願までの間になされた第三者の出願には勝つことができませんから、この点で大きく異なることになります。

日本語での米国出願

時間がない時には、仮出願、米国国内移行の出願を含めて、米国出願は日本語(すなわち英語以外)でもすることができます。英語以外の言語で記載された出願の場合には、出願若しくは国内移行後所定の時期に「NOTICE TO FILE MISSING PARTS OF NONPROVISIONAL APPLICATION」の通知がUSPTOから送られてくるので、この通知に指定された期間(通常2ヶ月以内(追加料金を支払うことで延長可能))に翻訳文を提出することができます。 このように翻訳文を後出することによって、出願時に係る翻訳費用を後に繰り延べすることがすることが可能になります。

基礎出願

「基礎出願」とは、米国出願の基礎となる、日本出願のことを言います。 もちろん、最初から米国出願することも可能ですが、日本人出願人の場合、ほとんどの場合、日本で先に出願をして、それに優先権を主張して米国出願することになります。この場合、先の日本出願が、米国出願の基礎出願となるわけです。  

仮出願について

「仮出願」とは、12カ月以内に仮出願を優先権主張の基礎として「本出願」をしないと、自動的に放棄されてしまう、文字通り仮の出願です。仮出願は審査されないので、費用が非常に安く、かつ優先権を確保できるという利点があります。 典型的な利用方法は、大学や個人発明家のようにライセンス先が決まるまでは初期費用が掛けられない出願人が優先権を確保するために出すような場合です。本出願と異なり、様式や必要書類について細かい要件がないので、気軽に利用できるのが特徴です。たとえば、クレームを記載する必要もありませんし、情報開示や宣誓供述書等を揃える必要がありません。 仮出願は日本語等の英語以外の言語でも行うことができます。 仮出願がパリ条約優先権主張の基礎(基礎出願)になりうるかについては議論がありますが、ほとんどの国、少なくとも、日本、欧州では認められています。また、仮出願に優先権を主張して国際出願を行うことも可能で、日本の大学も多くがこの仮出願制度を利用しています。

仮出願に係る費用

仮出願を米国弁理士に頼んだ場合の費用ですが、大体10万円程度です。これで、米国出願番号が取得できることになります。

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