審査基準の変更

【米国】米国特許商標庁(USPTO)が新たな審査基準を発表しました

USPTOは2010年9月1日付の連邦公報(Federal Register)において、米国特許法(35U.S.C.)103条に規定されている非自明性に関する審査基準ガイドラインの改訂版を発表しました。   2007年のKSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.事件に関する最高裁判決以降のCAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit:米国連邦巡回控訴裁判所)において出された最近の判例と整合性をとることを目的として審査基準が改訂されています。 Case Teaching point Combining Prior Art Elements In re Omeprazole Patent Litigation,536 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2008).   Even where a general method that could have been applied to make the claimed product was known and within the level of skill of the ordinary artisan, the claim may nevertheless be nonobvious if the problem which had suggested use of the method had been previously unknown. Crocs, Inc. v. U.S. Int’l Trade Comm’n., 598 F.3d 1294 (Fed.Cir. 2010). A claimed combination of prior art elements may be nonobvious where the prior art teaches away from the claimed combination and the combination yields more than predictable results. Sundance, Inc. v. DeMonte FabricatingLtd., 550 F.3d 1356 (Fed.Cir. 2008). A claimed invention is likely to be obvious if it is a combination of known prior art elements that would reasonably have been expected to maintain their respective properties or functions after they have been combined. Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569F.3d 1335 (Fed. Cir. 2009). A combination of known elements would have been prima facie obvious if an ordinarily skilled artisan would have recognized an apparent reason to combine those elements and would have known how todo so. Wyers v. Master Lock Co., No.2009-1412, –F.3d–, 2010 WL2901839 (Fed. Cir. July 22, 2010). The scope of analogous art is to be construed broadly and includes references that are reasonably pertinent to the problem that the inventor was trying to solve. Common sense may be used to support a legal conclusion of obviousness so long as it is explained with sufficient reasoning. DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d1314 (Fed. Cir. 2009). Predictability as discussed in KSR encompasses the expectation that prior art elements are capable of being combined, as well as the expectation that the combination would have worked for its intended purpose. An inference that a claimed combination would not have been obvious is especially strong where the prior art’s teachings undermine the very reason being proffered as to why a person of ordinary skill would have combined the known elements. Substituting One Known Element for Another In re ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2007). When determining whether a reference in a different field of endeavor may be used to support a case of obviousness (i.e., is analogous), it is necessary…
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【米国】Bilski事件、最高裁判決に基づいた新しい審査基準が発表されました

Bilski事件の最高裁判決を受け、米国特許商標庁(USPTO)は2010年7月27日付で特許性に関する新たな審査基準を発表しました。ilski事件の詳細に関しては、過去のニュース(こちら)をご参照ください。 今回発表された審査基準は 「Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos (Interim Bilski Guidance)」 と題され、文字通りBilski事件の判決を基礎として、プロセスクレームの特許性に関する判断基準を説明しています。 このInterim Bilski Guidanceを概説すると、35U.S. C.§101に則り、クレームの対象が抽象的なアイデア(Abstract Idea)となっていないかを判断するためのガイドラインとなります。 具体的には、プロセスクレームが、Bilski事件の連邦巡回控訴裁判所における判決から基準となった (i) “machine-or-transformation”テストに規定される要件を満たす、もしくは、(ii)抽象的なアイデアが実用的に適用されている、のいずれかの要件を満たしていれば特許性があるものと判断されます。 また、Interim Bilski Guidanceには、特許性の判断に関する参照表が添付されていますが、この参照表では各種要件を以下2項目に分けて明文化しています。1.Factors Weighing Toward Eligibility(特許性をありとするための要件)2.Factors Weighing Against Eligibility(特許性をなしとするための要件) さらに、上記2つの要件に加え、注意事項として以下4点が列挙されています。1.General Concept(一般概念)に含まれるものの一例2.「machine」 「transformation」 「article」 「particular」 「extra-solution activity」 「field-of-use」に関するより具体的な説明は、2009年8月24日付けのガイドライン(Interim Patent Subject Matter Eligibility Examination Instructions of August 24, 2009(August 2009 Interim Instructions))を参照すること3.特許性の判断をする場合には、関連要因に重点を置き、クレーム全体をみて判断すること4.拒絶理由通知に記載をする際の、文章のサンプル 特許庁の発表およびInterim Bilski Guidanceにご興味のある方は、こちらをご覧ください。 August 2009 Interim Instructionsにご興味のある方は、こちらご覧ください。

【米国】米国特許庁が特許発明の対象(Subject Matter)に関する審査官向けのガイドラインを発表しました。

Bilski事件を契機に、米国での特許審査基準が不明確になりつつあります。そんな中、米国特許庁が審査官に対して審査基準に関するガイドラインを発表しました。ガイドラインの冒頭で、Bilskiケースがまだ最終判決に至っていないため審査基準が不安定であることを述べた上で、今回示されたガイドラインを基準とするよう審査官に指導しています。ただし、来春にはBilski事件に決着がつき、再度審査基準が変わる可能性が高いこと、また、規則でも法でもないこの”ガイドライン”に則していない拒絶理由通知がだされても、それに対してはアピールもペティションも出せない事がガイドラインに明記してあることから、米国特許弁護士の間ではこの審査基準が無意味であるとして批判的な意見が飛び交っています。 今回特に明確化されたのは、Bilski事件以降、審査基準として周知されている”Machine-or-Transformation test”に関する点です。ご興味のある方は、ぜひご覧ください。 発表:http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/20090827_interim_el.htmガイドライン:http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf (m)

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