出願依頼の仕方

英文明細書・図面の準備

 どのようなルートでアメリカに出願するにしても、共通して言える事は、アメリカの特許法のルールに従って作成した英文の書面を出さなければならないということです。  まず、アメリカにパリ条約に基づく優先権を主張して直接出願する場合には、原則として英文の明細書と図面を準備しなければなりません。日本とアメリカの特許法では開示のルール等が異なりますので、日本で出願した書類をそのまま英文に翻訳したのではアメリカのルールには完全には従えません。アメリカのルールに則った英文の書類を準備することが必要です。  時間が無い場合には日本語でとりあえず提出することも可能です。英語以外の言語で出願した場合は、後にUSPTOから「NOTICE TO FILE MISSING PARTS OF NONPROVISIONAL APPLICATION」の通知がありますので、この通知から2ヶ月以内(追加料金の支払いによって延長可能)に英語の翻訳文を提出することができます。  PCT出願の場合は日本語または英語で日本の特許庁に願書を提出します。日本語で出願した場合は、アメリカに国内移行する際にUSPTOに翻訳を出さなければなりません。そして日本語の書類とその英訳は完全に一致していなければなりませんので、翻訳したものがアメリカのルールに従っていない場合が多いです。その場合は補正するか、継続出願するか、若しくは以下に説明するバイパス出願をしてアメリカのルールに従わせる必要があります。  PCT出願を基礎にアメリカにバイパス方式で出願する場合も、アメリカのルールに従った英語の書面を準備しなければなりません。この場合は新規事項を加えることができますが、もし英語の書面が間に合わず、日本語で新規事項を加えた明細書を出した場合、その日本語の明細書と後に提出する翻訳は完全に一致していなければなりません。  いずれの場合もアメリカのルールに従った明細書・図面をを作成しなければなりませんが、日本のルールとは細かい点で異なりますので、専門のアメリカ弁理士にご相談ください。    

弁理士の選定

 アメリカをはじめ海外に商標を出願する場合、誰にどのように依頼したらよいのでしょう。  通常、日本の弁理士に依頼し、依頼を受けた日本の弁理士が海外代理人に依頼するというルートで行うのが一般的です。もう一つの方法は、直接海外の代理人に依頼するという方法です。  では、日本の弁理士又は海外の弁理士はどのように選任すればいいのでしょう。通常、既に知り合いの弁理士がいる場合はその弁理士に依頼し、知り合いの弁理士がいない場合は、評判などを聞いて人に紹介してもらうのが一般的だと思います。また、ウェブサイトなどの様々な情報源を用いて、自分で広い選択肢の中から探すのも良い方法だと思います。  日本の弁理士を通じて出願する場合は、日本の弁理士が海外代理人を選任するのが通常です。その場合、その日本の弁理士が過去に何回か依頼をしたことのある海外の事務所を通じて行うことになるでしょう。 ただし、日本の弁理士が必ずしも海外代理人のネットワークを持っているわけではありません。また、日本の弁理士自身が日本語以外の言語で海外代理人とコミュニケーションをとることを不得意とし、あまり海外の案件を扱ったことがないかもしれませんので、海外への出願を依頼する場合にはこの点に注意しましょう。  出願人自身が海外代理人とのコミュニケーションに問題がない場合は、直接海外代理人を選任するという方法もありえます。その場合の利点としては、日本の弁理士費用が節約でき、コミュニケーションが迅速になるという点です。しかし、法律用語レベルの日本語を話せる海外代理人は極めて少ないでしょう。   アメリカの商標出願については、代理人を通じて行う必要はなく、出願人自身で行うことも可能です。但し、マドリッドプロトコルに基づいて商標の国際出願をし、拒絶理由又は補正指令が出された場合に、現地の代理人を選任して応答しなければならないと規定している条約加盟国(日本を含む)があります。  私どもの事務所はアメリカに拠点があり、アメリカの商標法に通じた米国弁護士が直接USPTOに出願しております。日本の弁理士事務所からアメリカの代理人として依頼を受けるケースもあり、日本語で対応しています。また、アメリカ以外の海外代理人ともネットワークを有しており、マドリッドプロトコルに基づく商標の国際出願も取り扱っています。事務所の詳細はこちらをご覧ください。こちら  

【米国特許法】2012年9月16日から発明者の宣言書等に関する要件が変更されます

 従来から、米国で特許出願する際には特許庁に対する誠実義務に同意していることを示すため、発明者は宣誓書(Oath)または宣言書(Declaration)に署名して提出する必要があります。  2012年9月16日からはLeah-Smith America Invents Acts(以下、「AIA」)により、この宣言書等の提出に関する要件が緩和されます(米国特許法115条)。また、従来とは異なり、譲受人が出願人として特許出願できるようになります(米国特許法118条)。ただし、この場合でも原則として発明者による宣誓書等の提出が必要です。 宣言書等の様式については新たに準備する必要があり以下のページから入手可能です。 (宣言書等の新様式) http://www.uspto.gov/forms/aia_forms_preview.jsp  なお、宣言書等に関する改正事項の詳しい内容については米国特許商標庁の以下のホームページをご参照ください。 (改正の概要) http://www.uspto.gov/aia_implementation/patents.jsp#heading-6 (よくある質問)http://www.uspto.gov/aia_implementation/faq.jsp#heading-10  また、AIAにより米国を指定するPCT出願にも影響がでてきます。AIAに関連するPCT規則改正は2013年1月に発効されると予想されますので、それまでの間に米国を指定国として含むPCT出願を行う場合には願書の表記に注意が必要です。詳しくは以下をご覧ください。  http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2012.pdf  なお、具体的な事案の取扱いについては専門家に確認してから対応してください。

米国出願方針の決定

米国出願するに当たっては、米国に出願する案件を決定する必要があります。米国での特許取得と特許の維持には、相当のお金がかかりますから、単に商品化できるかだけではなく、市場規模等についても検討する必要があります。一方で、とりあえず先願権を確保する目的や、他人の特許取得を妨害する目的(後願排除といいます)、自身の現在の事業を防衛する目的(防衛出願といいます)の特許出願もあると思います。お金をかけずに先願権を確保するには、例えば、仮出願を利用する方法があります。仮出願は、方式等の要件が要求されないので、日本出願よりも安価に世界での先願権(優先権)を確保できる利点があります。後願排除について、アメリカでも、出願公開により拡大された先願の地位による後願排除効を得ることができますが、これは、英語で公開された出願にしか与えられません。このため、米国で後願排除効を得るには、上記の仮出願を利用するか、英語でPCT出願をする方法が考えられます。一方、防衛出願の目的であれば、日本出願が出願公開された場合でも、一般的な公知技術化できるので、米国出願する必要はないかもしれません。 いずれにしても出願方針を決定する場合には、必ず担当の日本弁理士若しくは米国弁理士に必ず相談するようにしてください。

米国弁理士の決定

米国出願をするには、米国出願を代理する登録米国弁理士(Patent Agent/Attorney)を選定する必要があります。といっても、USPTOに登録している米国弁理士(Patent Agent/Attorney)は3万人以上もいますし、全員が現在実務をしているわけではありませんし、実務をしていても全員がWEBページを開設しているわけではありませんから、どのように選定すればよいのかわからない場合も多いと思います。 したがって、多くの場合、たまたま知り合った米国弁理士か、担当の日本弁理士がたまたま知り合ったり以前に仕事をしたことのある米国弁理士を選定する傾向にあるようです(というか、それしか手段がない!)。 ただし、他の国と異なり、米国はビジネス戦略上、非常に重要であると思いますので、米国弁理士の決定は出願人自身の責任でするべきでしょう。すでに知り合いの米国弁理士がいるときには、その方と話し合って決めるべきでしょう。 日本の弁理士を通して米国出願するときには、日本弁理士のお勧めの米国弁理士を選択することは賢明だと思います。一般に、そのお勧め米国弁理士とはコミュニケーションの手段がすでに確立されていることが多いからです。ただしその場合でも、その米国弁理士がどのような人物や事務所であるかを確かめることは重要であると思います。場合によっては、出願人自身が米国弁理士を指定することも可能ですし、一般に、日本の弁理士に歓迎されると思います。

出願依頼書の準備

出願の依頼は、「出願依頼書」によって行います。 出願に記載するべき情報は、口頭の指示で伝えられるものではなく、必ず紙面で行うべきでしょう。 日本の弁理士を通して米国出願をする場合には、日本の弁理士が出願人に代わって現地の米国弁理士に出願依頼書を出してくれますのでは心配はいりません。 特に、PCT出願からの国内移行である場合には、出願人のローマ字表記を含めてすべての情報が日本弁理士側にありますので追加で伝えるべき情報はないと思われます。 直接米国弁理士に依頼される場合には、その米国弁理士に出願依頼書のフォーマットをもらうといいと思います。日本の弁理士に依頼する場合に比べてはるかに多くのことを聞かれますが、不明な点については不明である旨を伝えればよいし、最終的な出願依頼書の内容を確認する機会もありますので、その米国弁理士に任せればよいでしょう。 米国出願するには、この依頼書に加えて、英文の明細書、図面、その他、宣誓書や先行技術開示書等、各種フォームが必要になりますが、これについて後述したいと思います。

米国出願の依頼期限について

米国出願はいつまでに依頼すればよいのでしょうか。 余裕をもって期限の2月前というのが、ほとんどの事務所の要求のようです。 ただし、事務所によって違うので事前に確かめましょう。

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