米国特許出願

IPRの合法性が最高裁で審議中

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既存特許の有効性を分析するIPR (inter partes review)はAIA後の制度ですが、この数年多くの特許が無効化されています。この制度が、私有財産を陪審員なしに消滅できるという点で憲法違反かどうかが最高裁判所で審議されています。 11月27日に口頭弁論が行われ、合法的の見解を示した判事が3名、非合法的の見解を示した判事が1名と、見解を示していない判事が5名いるため、最終的にどのような判断になるのか注目されています。  

外国への特許・意匠・商標出願の費用について、最大150万、かかった費用の2分の1を限度に、補助を受けられます。(平成29年度中小企業等外国出願支援事業)

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本年度の外国出願補助事業のご案内です。

適用要件を満たせば、外国出願の費用が最大150万、かかった費用の2分の1を限度に、国から補助を受けられるというお得な制度です。

ただし、補助申請や報告を行うのは、中小企業にとってはかなり負担になります。この点、恵泉では過去に本制度の適用支援を多数行っており、経験豊富です。

また、補助金額には上限がありますので、できる限り安く抑えることも重要です。この点、日本・米国を出願国に含む場合、費用をかなり安く抑えることが可能です。

放棄になった出願および特許権の復活

米国では日本と違い、一度放棄になった特許・出願の復活が可能です。また、手続きも比較的簡単なので、何らかの理由で過去に拒絶理由通知に応答しなかった方や年金を支払わなかった方も検討されてはいかがでしょうか。 米国では以前から復活の制度がありましたが、特許法条約の批准に伴い、その利用がさらに簡単になりましたので紹介します。 (1) 2013年改正以前の従来の取り扱い  改正以前の規定では、復活手続が取れるのは納付期限の「24カ月以内」であり、「故意ではなく(unintentional)」若しくは「避けられなかった事情(unavoidable)」によって支払いを逃してしまった場合にのみ、放棄された出願および特許権を所定の手続により回復させることができるというものでした。 (2) 改正後の取り扱い  米国が特許法条約の批准をしたことに伴い国内法である米国特許法で維持手数料未納等による失効について改正が行われました。Patent Law Treaties Implementation Act of 2012の施行(2013年12月18日)に伴い、「24カ月」の期限や「避けられなかった事情」に関する規定が削除され、実質未納が故意でない場合(unintentional)は特許維持料を納付可能なグレースピリオドが過ぎた後でも納付sすることが出来、権利回復が可能となりました。回復に関する手数料(revival fee)は$1700(大規模団体の場合)が既定されています。 復活できる出願の中には、PCT国際出願の30ヵ月国内移行期限までに米国に国内移行手続きをとらなかったものについても含まれます。したがって、この復活手続を利用することで、30ヵ月の国内移行期限を逃してしまった場合でも、米国に国内移行することが可能になります。 (3) 中用権について  復活制度は特許権者にとって大変有用ではあるものの、6ケ月の猶予期間後かつ特許の回復前に無効とされた特許について実施(あるいは実施の準備)をしていた場合には、その特許権が回復した後でも実施を継続できる中用権(Intervening rights)が定められています。ただし、中用権は特許侵害紛争等において裁判所によって個別に判断されるものであるので、注意が必要です。   米国特許法 37 CFR 1.137 §1.137 Revival of abandoned application, terminated reexamination proceeding, or lapsed patent. (a) Revival on the basis of unintentional delay. If the delay in reply by applicant or patent owner was unintentional, a petition may be filed pursuant to this section to revive an abandoned application or a reexamination prosecution terminated under § 1.550(d) or § 1.957(b) or limited under § 1.957(c). (b) Petition requirements. A grantable petition pursuant to this section must be accompanied by: (1) The reply required to the outstanding Office action or notice, unless previously filed; (2) The petition fee as set forth in § 1.17(m) ; (3) Any terminal disclaimer (and fee as set forth in § 1.20(d) ) required pursuant to paragraph (d) of this section; and (4) A statement that the entire delay in filing the required reply from the due date for the reply until the filing of a grantable petition pursuant to this section was unintentional. The Director may require additional information where there is a question whether the delay was unintentional. (c) Reply. In an application abandoned under § 1.57(a), the reply must include a copy of the specification and any drawings of the previously filed application. In an application or patent abandoned for failure to pay the issue fee or any portion thereof, the required reply must include payment of the issue fee or any outstanding balance. In an application abandoned for failure to pay the publication fee, the required reply must include payment of the publication fee. In a nonprovisional application abandoned for failure to prosecute, the required reply may be met by the filing of a continuing application. In a nonprovisional utility or plant application filed on or after June 8, 1995, abandoned after the close of prosecution as defined in § 1.114(b) , the required reply may also be met by the filing of a request for continued examination in compliance with § 1.114 .

見積もりから依頼、外国出願に必要な書類の用意、出願及び報告を含めたプロジェクト管理をオンラインで行えるシステムを開発しました。

恵泉では、クライアントの便宜を考え、見積もりから依頼、出願に必要な書類の用意、出願及び報告を含めたプロジェクト管理をオンラインで行えるシステムを開発しました。 「恵泉オンライン外国出願・PCT国内移行センター」が、そのシステムのインタフェースとなります。  お客様は、まず、ご自身で無料オンライン自動見積を行っていただいた後、正式な見積もり依頼をしていただきます。ご依頼に進まれる場合には、別途発行させていただIDとパスワードで、IPプロジェクト管理センターにログイン頂き、以後、出願までの手続の進捗管理をオンラインで行うことが可能になります。 このようなシステムは、日本の特許事務所では初めてだと思います。 まずは、既存のお客さまからお使い頂き、徐々に完成度を高めていきたいと考えております。 なお、気になるセキュリティ担保に関しては、以下のようになっております。 (1)SSL暗号化接続証明書の取得 お客さまと恵泉サイトの間の通信は、全て暗号化されます。これにより、これにより第三者による通信データの盗聴や改ざんなどが防がれます。 (2)Webサイトの安全性を高めるWebセキュリティサービス「SiteLock(サイトロック)」の導入 「SiteLock」は、Webサイトの脆弱性を定期的に診断し、さらに不正な改ざんやマルウェアの検知・駆除も行える、複合的なセキュリティ診断サービスです。 これにより、恵泉のサイトは、ウィルスやマルウェアフリーであることが担保されます。 恵泉では、日本と米国の特許出願がワンストップで行えますから、日米の費用が非常にリーズナブルです。それに加えて、今回のシステムでは、中国、韓国、欧州出願の見積もり、依頼もオンラインで行えるようになっています。 恵泉のサービスに興味のある方は、この機会に是非お問い合わせください。 メールアドレス:usmail@keisenassociates.com   保存

LES(US &Canada)の年次総会出席のためバンクーバーに来ています。

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今、私はライセンス協会(米国・カナダ)の2016年次総会に出席するためバンクーバーに来ています。 米国・カナダライセンス協会(Licensing Executive Society:LES (US and Canada))は、日本ライセンス協会(LES Japan)の米国・カナダバージョンで、各国のLESの集まりは、LESI(LES International)と呼ばれます。 米国・カナダライセンス協会は、LEISIの半数以上の会員を占める大所帯であり、かなりの影響力を持っています。 参加者は、主に大学や企業の技術移転関連部署の担当者、そして、法律事務所の弁護士・弁理士です。  今回は久しぶりにスポンサーとしてブースを出して、お付き合いのある皆さんとお会いしてます。このような会議は、弁理士にとっては良い機会である以上に、非常に良い営業の機会でもあります。一度に多くの米国を含む各国の知財関係者の方に会って事務所の特徴をアピールできるからです。 また、弊所は関連会社として国際技術移転を扱いJapan Technology Group社を擁しており。こちらの方は、企業や大学を対象に日本におけるライセンス活動の紹介をしています。     1日目のキーノートスピーチは、米国で「The Patient as CEO: How Technology Empowers the Healthcare Consumer」等のベストセラー本の著者として知られるRobin Farmanfarmaian氏、テクノロジーがヘルス・医療分野で与える爆発的な影響についての講演でした。   プロの講演者でもある彼女の講演スタイルもかなりTED風で迫力がありました。  なお、米国・カナダライセンス協会(Licensing Executive Society:LES (US and Canada))には、認定ライセンス専門家(Certified License Professional:CLP)という資格があります。主には企業でライセンス交渉を担当社員、法律事務所のライセンス交渉担当弁護士が取得する資格 ですが、我が事務所にはこのCLP保有者が3名います。日本人で保有している人は多分、この3人以外にはいないのではないかと思います。 日本にも日本ライセンス協会というのあって、LESの日本部会にあたり、会員は企業の担当者、弁理士、弁護士等ですが、米国・カナダのCLPはまだあまり知られていないことと、合格するには相当の英語力を要しかつ受験料が結構高いため、挑戦する人があまりいないのだと思います。 今回はそんなCLPの一人、山岸女史が一緒です。  こういう会議での経験を活かし、これからも日米間のライセンス及び知財保護の分野で貢献していきたいと思います。 保存

恵泉フィラデルフィア所内研修:日本伝統芸能・浮世絵彫師・浅香元晴先生を招いて

恵泉フィラデルフィアで所内リーダシップ研修を行いました。 今回は日本からアメリカを訪問された浮世絵彫師の浅香先生が講師。 まず、浮世絵の版の彫り方及び摺り方の技法の解説を受けてから、体験、そして、浮世絵の歴史等について学びました。 恵泉の皆に学んでほしかったのは浮世絵のソフトパワーそして、そのパワーの秘密でした。やはり、20年必要とも言われる修業の裏に隠された深いこだわりとその技術にあると思いました。我々も、日系ファームとして、固有の日本人パワーを生かした顧客サービスを提供していきたいと思います。   保存 保存

初心者向け米国特許事務所の見分け方:格安事務所には気をつけましょう。

 最近、徐々にではありますが、アメリカ特許庁への直接出願を宣伝文句にした日本人経営の特許事務所の宣伝が目立ってきました。中には5万円なんてところも。こんなに安くて大丈夫かな?と思われるのは当然です。そこで、今回は初心者向け米国特許事務所の見分け方について書きました。なお、恵泉は、「安心」な事務所ですから、ご心配なく 日本人が利用する米国特許事務所のタイプ分け    日本人・日本企業が利用している米国特許事務所をタイプ分けすると一般的に以下のようになると思われます。 1.米国人米国弁理士が経営するタイプ  (a)日本にオフィスがあり、米国弁理士/日本人担当者が常駐しているタイプ  (b)日本にオフィスはないが、米国オフィスに日本人弁理士/担当者がいるタイプ  (c)日本にオフィスはなく、米国オフィスにも日本人弁理士/担当者もいないタイプ 2.日本人米国弁理士が経営するタイプ  (1)日本事務所が主体であるタイプ(日本オフィス>米国オフィス)   (a)米国弁理士が常駐する相当規模の米国オフィスがあり、その米国オフィスから米国出願を提出するタイプ   (b)米国オフィスに米国弁理士の常駐はなく、日本オフィスから米国出願を提出するタイプ  (2)米国事務所が主体であるタイプ(米国オフィス>日本オフィス)   (a)日本にオフィスがあり、日本弁理士も居て米国出願と日本出願の両方を扱えるタイプ   (b)日本にオフィスがなく、米国出願のみを扱うタイプ 日本人担当者雇用タイプの米国特許事務所は、日本対応が安定しないのが欠点  日本企業や日本弁理士事務所が使っているので最も多いタイプが、1-(c)の「日本にオフィスはなく、米国オフィスにも日本人弁理士/担当者もいないタイプ」です。これは、単純に、この形態の米国特許事務所が圧倒的に多いからです。このタイプは、初心者や中小企業が直接やり取りするのはハードルが高いため、日本の特許事務所を介する場合がほとんどです。  1-(b)の「日本にオフィスがあり、米国弁理士/日本人担当者が常駐しているタイプ」及び1-(a)の「日本にオフィスはないが、米国オフィスに日本人弁理士/担当者がいるタイプ」は、窓口に日本人が成る場合があっても、実際処理を行う米国在住担当弁理士との間のコミュニケーションは英語で行う必要があります。ただし、英語の得意な大企業知財部や翻訳者/通訳者を擁する大手事務所にとっては問題ないと思います。したがって、このタイプも初心者や中小企業が直接やり取りするのはハードルが高いため、日本の特許事務所を介する場合がほとんどです。  なお、このタイプは、日本人担当者は単に雇われているだけであるので、その日本人担当者が何らかの理由で退職や転職したりすると日本語対応ができなくなるというのが欠点です。したがって、日本人担当者はおまけ程度に考えておいた方が無難です。ただし、その日本人担当者が別の法律事務所に転職した場合には、その転職先の法律事務所に案件を移管させることも可能です。ただし、実際の処理を行う弁理士は当然変わることになります。 日本人経営タイプは、実際には米国拠点の実体がない場合があるので注意  2の「日本人弁理士が経営するタイプ」は数としては非常に少ないですが、知財グローバル化の流れにより徐々に増えてきています。日本にアメリカの特許事務所が入ってくると、すわ「日本進出」等と騒がれますが、アメリカではそんなのは日常茶飯事であり、気に留められることはありません。そもそも、米国には「外国人」という定義はありません。世界から様々な国籍の人々が集まってきており、例えばニューヨークを例にとると、住んでいる人の40%が外国生まれであると言われています。もし、「外国人」を親の血統主義であるとするなら、米国生まれの「外国人」も大勢いるわけで、そもそも、インディアン以外は全員が移民のルーツを持つ場所です。したがって、ロシア系特許事務所、イギリス系、ドイツ系、中国系と様々なエスニックの法律事務所が存在します。英語を上手く使えないアメリカ事務所だってざらです。したがって、日本人が経営する事務所があっても何の不思議もないし、その事務所が普通にアメリカの特許事務所として運営されていても誰もおかしく思わないわけです。したがって、2(2)(b)の「日本にオフィスがなく、米国出願のみを扱うタイプ」は現地永住日本人(あるいは元日本人)が普通にやっている米国特許事務所ということになります。このタイプの場合、初心者や中小企業でも気軽に使えるという利点があり、比較的小規模のところが多いので価格も安いと思います。  気をつけなければならないのは、2(1)(b)の「米国オフィスに米国弁理士の常駐はなく、日本オフィスから米国出願を提出するタイプ」です。このタイプは、米国オフィスと言っても形だけであり、全ての通信は日本オフィスからやります。米国オフィスの住所を検索すると、「共有オフィス」(大体は大手のRegiousの貸しスペース)であったり、普通の住宅(一軒家やアパート)であったり、米国特許庁の弁理士検索で検索しても誰も出てこないとか、登録住所がオフィス住所と一致しない(各弁理士は自宅勤務)とかいう結果がでます。このタイプは、米国オフィスを維持していないので価格が安いのが特徴です。しかし、米国特許庁との間で細かい対応が行えないので、単に出すだけという処理がされる恐れが高いので注意が必要です。最近、大規模に宣伝しているいくつかの事務所はこのタイプに分類されると思われます。  したがって、初心者や中小企業にとって安心できるのは2(1)(a)や2(2)(a)のように「米国弁理士が常駐する相当規模の米国オフィスがあり、その米国オフィスから米国出願を提出するタイプ」ということになります。日本の特許事務所で米国オフィスをちゃんと運営しているところはまだ少ないですが、徐々に増えてきています。ただし、どこかの米国法律事務所に間借りしているタイプは、研修生のみで実質的に業務を行っていないタイプなので注意が必要です。 Keisenの強み  恵泉は、2(2)(a)の形態にあたります。日系で、日本と米国にオフィス(独立した日本特許事務所と米国特許事務所ですが)がありながら、米国オフィスの方が大規模であるという恐らく日系では唯一の形態となっています。 日本と米国の出願をワンストップで行えるという経済的な利点を、実際に米国でちゃんとした処理を行うことによって実現していることが恵泉の利点です。  米国特許事務所のタイプを知って上手に使い分けるのが大切ですね。

2015年3月12日開催「IPRを中心とした米国特許無効化戦略セミナー」 最前線の米国実務家が解説する他社特許の無効化手続(IPR, PGR, CBM)

IPR実務で最前線を誇る米国特許弁護士を招いて米国特許実務家セミナーを開催します。
「IPRを中心とした米国特許無効化戦略セミナー」
最前線の米国実務家が解説する他社特許の無効化手続(IPR, PGR, CBM)
2015年3月12日(木)13:30〜16:30

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