許可後の手続

当事者系レビューの利用の現状(Oct. 1, 2014)

 近年、米国において当事者系レビュー(Inter Partes Review)の利用が増加しています。  当事者系レビューとは米国特許改正法(American Invents Act)において従来の当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)に代えて導入された特許無効化のための手続きです。従来の当事者系再審査や特許無効訴訟に比べ、審理が迅速であること(最終決定はレビュー開始通知から原則1年以内)、当事者間の和解が可能であること、限定的ながらも一応のディスカバリ(証拠開示手続き)が利用可能であること、専門知識を有する行政官(Patent Trial and Appeal Board)の判断が受けられること、費用が比較的に低廉であること、などから使い勝手の良い特許無効化制度として利用が期待され導入されました。  そのように導入された当事者系レビューですが、その申立件数は年々増加しています。直近(2014年9月25日付)の米国特許商標庁の統計1によれば、当事者系レビューの申立件数は2012会計年度では17件、2013会計年度では514件、2014会計年度では1,290件と、増加の一途を辿っています。このように申立件数が増加している背景には、現状において高い確率で申立人側に有利な判断(すなわち、権利の一部/全体を無効とするとの判断)がなされているという事情があると思われます。このように、当事者系レビューは他者の特許を無効化する有効な手段として認知されつつあります。  しかし、多くのユーザーにとって当事者系レビューの利用を検討する際に高い障壁となるのはその費用であると思われます。当事者系レビューにかかる費用は専門家証人の利用の有無、デポジション(証言録取)の有無など種々の事情にもよりますが、一般に、米国特許商標庁に支払われる最低公費約27,000ドル(約270万円)と代理人費用とを合わせて総額200,000ドル(約2,000万円)から400,000ドル(約4,000万円)と言われています。このことを裏付けるように当事者系レビューの申立件数において上位を占める申立人は軒並み電機・IT業界の大手企業です。ただし、特許無効訴訟を提起すれば一般にその10倍程度の費用を要することに鑑みれば、それでもなお上記費用は比較的に低廉と言えるでしょう。  費用という障壁はあるものの、当事者系レビューの申立て件数の増加という事実は当事者系レビューが懸念特許に悩まされる多くの申立人にとって魅力的な選択肢であることの証左とも言えるでしょう。   なお、多くの場合、当事者系レビューを検討する際には並行する他の訴訟の検討なども伴い種々の事項の総合的な検討が必要となります。従って、当事者系レビューについてご検討の際には必ず専門家である米国弁理士・弁護士までご相談ください。

特許料(Patent Maintenane Fee)の納付

特許登録後は、特許を維持するために登録日から3~3.5年、7~7.5年および11~11.5年目に計3回、特許料を納付する必要があります。米国の特許料納付制度は、日本のように毎年年金を納付する制度ではなく、また、一括で上記3回分をまとめて納付することもできません。該当年の登録月日に特許料納付期間が始まり、登録月日6カ月経過後に納付期間が終了します。ただし、このあと6ヵ月の特許料納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して特許料を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%が加算されます。例えば登録日が2013年9月3日の場合、特許料納付期間は以下の通りです: 3.5年目 2016年9月3日~2017年3月3日猶予期間 2017年3月4日~2017年9月5日**(2017年9月3日は日曜、翌日4日はLabor Dayの休日であるため、5日まで延長)7.5年目 2020年9月3日~2021年3月3日猶予期間 2021年3月4日~2021年9月3日11.5年目 2024年9月3日~2025年3月3日猶予期間 2025年3月4日~2025年9月3日尚、上記の期限までに特許料が納付されない場合には、猶予期間の経過と共に特許件も消滅します。すなわち、上記の例でいうと、例えば11.5年目の特許料が納付されなかった場合には、2025年9月3日を最終日として特許権が消滅します。ただし、米国には特許復活の制度があるため、この期間が経過していても特許権を復活できる可能性もあります。

権利存続期間と登録料・年金の納付と特許権の復活

米国での特許存続期間は、出願から20年です。ただし、1995年6月8日以降、2000年5月29日以前に出願された特許に関しては、出願人にとって不利になる審査の遅滞があった場合、この遅滞分特許期間が延長されます。 また、特許が登録された後の手続としては、登録日から3.5年、7.5年および11.5年目の計3回の特許料の納付があります。該当年の登録月日に登録料納付期間が始まり、登録月日6カ月経過後に納付期間が終了します。6ヵ月の年金納付猶予期間がありますが、猶予期間を利用して年金を納付する場合には、ペナルティーとして印紙代の50%(いわゆる「倍額期間」)が加算されますので注意が必要です。 なお、日本と異なる点として、米国においては、特許の復活がかなり広く認められることが挙げられます。不可抗力な場合だけなく、「故意でない」場合まで含みますからほとんどの場合救済されます。また、復活できる期限もかなり長いということがありますので、年金を納付しなかったとしても諦めるのではなく、米国の場合には何とかなる場合が多いので、復活にトライされることをお勧めします。

IDS(Information Disclosure Statement:情報開示書)

Information Disclosure Statement (IDS、情報開示義務)は、出願から特許登録まで続きます。能動的に先行技術を調査し続ける必要はありませんが、関連特許出願、特に同じ出願内容の各国出願分に対して拒絶理由通知や調査報告等が出され、そこに引用例が出されている場合には、それらをIDSとして米国特許庁に対して開示する手続きをとる必要があります。 また、許可通知がおりた後、また登録料を納付した後でも、特許登録がなされていない状態であれば情報開示の手続きをとる義務は続いています。 情報開示の義務に関しては、義務を遂行していないことを特許庁が能動的に調べることがなく、また義務の遂行を怠ったがために審査が遅れることや中止されることがないため、手続きをおろそかにする出願人もいます。ただ、この義務が遂行されていないことが発覚した場合には、特許権を行使できなくなるとても危険な義務です。

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