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2015年3月12日開催「IPRを中心とした米国特許無効化戦略セミナー」 最前線の米国実務家が解説する他社特許の無効化手続(IPR, PGR, CBM)

IPR実務で最前線を誇る米国特許弁護士を招いて米国特許実務家セミナーを開催します。
「IPRを中心とした米国特許無効化戦略セミナー」
最前線の米国実務家が解説する他社特許の無効化手続(IPR, PGR, CBM)
2015年3月12日(木)13:30〜16:30

当事者系レビューの利用の現状(Oct. 1, 2014)

 近年、米国において当事者系レビュー(Inter Partes Review)の利用が増加しています。  当事者系レビューとは米国特許改正法(American Invents Act)において従来の当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)に代えて導入された特許無効化のための手続きです。従来の当事者系再審査や特許無効訴訟に比べ、審理が迅速であること(最終決定はレビュー開始通知から原則1年以内)、当事者間の和解が可能であること、限定的ながらも一応のディスカバリ(証拠開示手続き)が利用可能であること、専門知識を有する行政官(Patent Trial and Appeal Board)の判断が受けられること、費用が比較的に低廉であること、などから使い勝手の良い特許無効化制度として利用が期待され導入されました。  そのように導入された当事者系レビューですが、その申立件数は年々増加しています。直近(2014年9月25日付)の米国特許商標庁の統計1によれば、当事者系レビューの申立件数は2012会計年度では17件、2013会計年度では514件、2014会計年度では1,290件と、増加の一途を辿っています。このように申立件数が増加している背景には、現状において高い確率で申立人側に有利な判断(すなわち、権利の一部/全体を無効とするとの判断)がなされているという事情があると思われます。このように、当事者系レビューは他者の特許を無効化する有効な手段として認知されつつあります。  しかし、多くのユーザーにとって当事者系レビューの利用を検討する際に高い障壁となるのはその費用であると思われます。当事者系レビューにかかる費用は専門家証人の利用の有無、デポジション(証言録取)の有無など種々の事情にもよりますが、一般に、米国特許商標庁に支払われる最低公費約27,000ドル(約270万円)と代理人費用とを合わせて総額200,000ドル(約2,000万円)から400,000ドル(約4,000万円)と言われています。このことを裏付けるように当事者系レビューの申立件数において上位を占める申立人は軒並み電機・IT業界の大手企業です。ただし、特許無効訴訟を提起すれば一般にその10倍程度の費用を要することに鑑みれば、それでもなお上記費用は比較的に低廉と言えるでしょう。  費用という障壁はあるものの、当事者系レビューの申立て件数の増加という事実は当事者系レビューが懸念特許に悩まされる多くの申立人にとって魅力的な選択肢であることの証左とも言えるでしょう。   なお、多くの場合、当事者系レビューを検討する際には並行する他の訴訟の検討なども伴い種々の事項の総合的な検討が必要となります。従って、当事者系レビューについてご検討の際には必ず専門家である米国弁理士・弁護士までご相談ください。

International ワシントンDCで開催されたInternational Trademark Association (INTA)の 2012年度年次総会に参加しました

今年のINTAは、米国ワシントンD.C.での開催でした。恵泉のフィラデルフィアオフィスからは電車で約2時間の距離であったため、興味のある職員全員が参加をし、ブースでの接客をしました。   事務所で仕事ばかりをしていると、時にコンピューターの先にいるクライアントの存在や仕事の目的を見失う傾向がありますが、今回のように実際にこの仕事に関わる世界各国の弁護士や専門家と会って話をし、また少しでも時間を共にすると、この仕事の面白さを再確認させられます。   今回恵泉のブースでは、ニューヨーク・ブルックリンにあるタローズおりがみスタジオ(www.tarosorigami.com)の協力の下、折り紙のデモンストレーションをしました。恵泉のブース周辺でブースを出していた人たちからも、実際にブースに訪れてくださった方々からも、「恵泉のブースが一番楽しかった」との感想を聞く事ができ、とても有意義なINTA参加となりました。   恵泉のブースの様子を撮った写真をFacebookに載せてありますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。http://www.facebook.com/KeisenAssociates(facebookアカウントがなくてもご覧いただけます。) M.Y

【US】知財インテンシブな産業が5兆ドル ($5 Trillion)、4千万人の雇用を生んでいるとの報告が発表されました

知的財産権の活用が経済にもたらす影響を見せる大変興味深い報告が、アメリカ商務省の下にある米国特許庁(USPTO)およびアメリカ合衆国商務省経済統計局によって発表されています。 このレポートはUSPTOが管理するデータを基に作成されたもので、知財が経済に与える影響、また知財を活用している産業の経済活動と雇用への貢献を顕著にしています。 北米産業分類システムにリストされている313産業の内、75の産業を知財インテンシブであると特定しています。また、今回のレポートにおいては商標の活用に焦点を当てた分析がはじめて完結されており、商標を活用している産業が2010年の雇用にもたらした大きな影響を見せています。 中でも興味深い調査結果としては、知財インテンシブな産業が2010年に5.06兆ドル(米国GDPの34.8%)の付加価値価値をもたらしたことや、同産業が2700万の雇用(全雇用の18.8%)を2010年には生み出したこと等が挙げられています。 知財の活用を国の産業と繋げた大変興味深いレポートです。 このレポートは以下のリンクから見る事ができます。 http://www.uspto.gov/news/publications/IP_Report_March_2012.pdf

INTA(国際商標協会)の2012年度年次総会(ワシントンDC)に出席・出展します。

5月4日からワシントンDCで行われるINTA 2012 Annual meetingに、総勢(途中入れ替わりがあるので延べ数になりますが)9名で行きます。INTAは、全世界から約9000名もの商標・IP弁理士・弁護士が集まるすごい集会です。ここに恵泉は2年ぶりにブースを出します。ブースで何をやろうかと考えていましたが、今年は折り紙デモンストレーションをやることにしました!各国弁理士との面談は、3名の有資格者により3トラックで朝から晩まで休みなくやります。こんなにミーティングが入るのはINTAぐらいですね!(Y)

【USPTO】米国特許商標庁 (USPTO) が女性による発明と起業に焦点を絞ったイベントを開催しました

米国において女性の歴史月間となっていた3月、USPTOとNational Women’s Business Council (全米女性ビジネス審議会)が共同で、女性の想像力と発明がもたらした発展にフォーカスをあてたイベントを開催しました。このイベントは、Women Entrepreneurs: Celebrating the Past, Inventing the Futureと題され、3月1日にUSPTO館内で開催されました。 このイベントでは、女性に付与された特許権の年間総数などが発表され、発明と企業の世界への女性の進出を顕著化するデータが発表された模様です。女性の権利主張の先駆者ともいえる米国ならではの非常に興味深いイベントではないかと思います。また、USPTOのサイトを見ていると、このイベントに限らず女性の発明およびビジネスにフォーカスをあてたイベントの情報がいくつか見られます。Interest Group (利益団体) の政治的活動が活発な米国ならではの動向ではないでしょうか。 このイベントにご興味のあるかたは、USPTOのサイト(こちら)をご覧ください。

【WIPO】国際出願の件数が増えています

WIPOの2012年3月5日付けの発表によると、国際出願の件数が2010年に比べ2011年の国際出願件数は10.7%増加の181,900件となったそうです。各国で出願件数が減少傾向にある中、WIPOへの出願が増えているというのは、グローバルな展開を視野に入れたより厳選された技術を基にした特許出願の増加を意味するものではないかと思います。 この発表には、国別、企業別、大学別のトップ10や100などが発表されています。 ここ数年の傾向でもありましたが、中国からの出願数の増加は郡を抜いて伸びており、前年度とくらべ33.4%の伸びを見せ、国別ランキングでは4位となりました。日本からの出願は21%の伸びを見せ、前年同様2位を維持しています。ちなみに、1位は米国、3位はドイツです。韓国は5位にランクインしています。 企業別のランキングでは1位~4位までを中国と日本が交互に占め、ZTE Corporation (中国)、Panasonic Corporation (日本)、Huawaei Technologies Co. Ltd. (中国), Sharp Kabusiki Kaisha (日本) となっています。中国のランクイン社をみると、ネットワーキングおよびテレコミュニケーションを中心とした企業が見られる事、また日本の上位には電化製品を中心とした産業がランクインしているあたりに経済の動向が現れているように思います。 また、大学別のランキングでは、98件の出願が公開された東京大学が7位で日本の大学中最上位となっています。次は70件の公開がなされた14位の京都大学です。大阪大学、北海道大学、そして九州大学も続いてランクインしています。 今回の発表の詳細にご興味のある方は、WIPOのサイト(こちら)をご覧ください。

来月から欧州特許庁の費用が値上げされます。

2012年4月1日付で欧州特許庁(EPO)の料金が値上げされますので、注意です。 欧州各国に特許出願する方法として良く利用されている欧州特許出願ですが、特許出願中でも、出願後3年目から維持年金と称されるオフィシャルフィーを納付する必要があります。この維持年金が、2012年4月1日納付分より5%値上げされます。 この維持年金、納付期限日の3ヶ月前から納付可能となっていますので、6月までに納付期限日が来るものについては、3月末までに値上げ前の料金で前倒し納付することができます。維持年金は、高額です。この機会に前倒し納付を検討しましょう。 詳しくは以下のサイトでチェックしてください。 http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/ac-decisions/archive/20111129.html  

弊所サンディエゴ事務所の米国弁理士・小林明子( Ph.D. in Physics) が日本で講演します。

「米国特許法改正における留意点と今後の特許戦略」 日時・会場・受講料 ●日時 2012年1月31日(火) 12:30-16:30●会場 [神奈川・川崎]川崎市産業振興会館9階第2研修室●受講料 1名39,900円(税込、資料付) *1社2名以上同時申込の場合、1名につき29,400円      *学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。詳細、申込方法はこちらを参照→ ●録音・撮影行為は固くお断り致します。●講義中のパソコン・携帯電話の使用はご遠慮下さい。 助成金制度について 助成金制度(厚労省)を利用すれば受講料を軽減してご参加いただける場合がございます。→詳細はこちら セミナーポイント  本講座では、今回の改正法によりどのような違いがもたらされるか、「before」と「after」の比較も交えわかりやすく説明し、今後の企業特許戦略へのインパクトなど考えられ得る限りの具体例を用いて考察を進める。受講者からの活発な質問・意見が促され、インターラクティブでインフォ-マルな形式によって受講者の理解と意識を向上させることをねらいとする。 セミナー内容 1. 先願主義(First-to-File)への移行  ・ 他国(例えば日本)が先願主義で、米国が先発明主義だったことによる弊害、事例。  ・ 米国特許法102(a) 条を例として、beforeとafterの比較・分析。  ・ 従来技術(Prior Art) の新しい定義に関して。  ・1年間のグレースピリオド、仮出願、外国出願への優先権主張で留意するべきこと。  ・ 今後の特許対策へのインパクト  ・ 仮出願、継続出願、一部継続出願、ラボラトリーノートブック等の効果的な実施対策。 2. 第三者(Third Party)の関与 2-1第三者による文献提出(Third Party Submission) 2-2.見直し請求(Post-Grant Review) 2-3.再審査請求(Inter-Partes Review、第三者が審査に直接関与する) 2-4.再審査請求(Ex-Partes Reexamination、第三者は申請後審査に関与しない)・ 上記、新規及び継続される手段を用いて、競合他社による特許を無効にするための効果的な方法について考察する。 3. 優先審査(Prioritized Examination)  ・ 優先審査の詳細。どのように効果的に使うか。  ・ 加速審査(Accelerated Examination)との違い。  ・ 特許審査ハイウェー(Patent Prosecution Highway)との併用 4.特許番号表示(Patent Marking)  ・ 製品の特許番号表示に関する新しい規則。旧規則との比較。  ・ インターネット上での取り扱いについて留意するべきこと。 5.特許訴訟関連事項  ・ ベストモード(Best Mode) とは何か、その重要性。ベストモード開示に関した訴訟関連規則のbeforeとafter。  ・ オピニオン提出(Advice of Counsel, Willfulness and Inducement)に関する新規則。  ・ 先使用権(Prior Use)に関する新規則。 6.補足審査(Supplemental Examination)  ・ 情報開示-IDS(Information Disclosure Statement) の重要性、不正行為(inequitable conduct)について。  ・ 補足審査とは何か。IDS問題や不正行為問題への新対処方法としての補足審査。 7.新料金制度  ・ マイクロ・エンティティー(Micro Entity)の導入。スモール・エンティティー(Small Entity)との比較。  ・ その他新しい特徴 8.各改正事項の施行時期 - タイムライン<質疑応答>

2012 Federal Holidays(米国特許商標庁の休みについて)

下記のリンクによると1月2日は、1月1日の振り替えにより連邦休日となっています。USPTOも休みとなります。http://www.opm.gov/operating_status_schedules/fedhol/2012.asp Monday, January 2* New Year’s Day Monday, January 16 Birthday of Martin Luther King, Jr. Monday, February 20** Washington’s Birthday Monday, May 28 Memorial Day Wednesday, July 4 Independence Day Monday, September 3 Labor Day Monday, October 8 Columbus Day Monday, November 12*** Veterans Day Thursday, November 22 Thanksgiving Day Tuesday, December 25 Christmas Day * January 1, 2012 (the legal public holiday for New Year’s Day), falls on a Sunday. For most Federal employees, Monday, January 2, will be treated as a holiday for pay and leave purposes. (See section 3(a) of Executive order 11582, February 11, 1971.)

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