商標出願の準備

十分な出願準備によって拒絶理由を避けましょう。

 アメリカに商標出願をするにあたって、準備すべきこと、考慮すべきことがいくつかあります。具体的には、 ①出願する商標を標準文字にするか、ロゴマークにするか、色を指定するかなど商標の態様の検討。 ②商標は常に商品/サービスに関して使用されるものなので、出願をするときは商標の保護を何の商品/サービスに対して求めるかを指定しなければなりません。その際、商品/サービスをどの範囲まで指定するか、そしてそれを英語でどのように表記するか、ということを慎重に検討しなければなりません。 ③アメリカに商標出願するときには、出願のベースが必要となります。そこで、出願のベースを使用ベースで出願するか、使用意図ベースか、本国登録又は本国出願ベースにするか、優先権を主張するか、ということを検討しなければなりません。 ④先行商標の調査を行わなければなりません。出願しようとしている商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品/サービスに関して第三者が先に出願又は登録している場合は、出願が拒絶されてしまいます。従って、出願前にこのような先行商標が無いかを調査する必要があります。  各検討項目の詳細な説明はこの「出願の準備」の各サブカテゴリをご覧ください。  準備を十分に行わないまま出願すれば、補正指令や拒絶理由通知を受ける可能性が高くなります。例えば、事前の調査を十分行わずに出願し、後で類似の先行商標を理由に拒絶理由が発せられるかもしれません。また、日本で出願したときと同じ表現で商品/サービスを記載すると、商品の記述が曖昧または包括的なので、商品を具体的に記載するようにという補正指令を受けるかもしれません。使用意図ベースで出願しても、商標の使用開始が間に合わず、使用証拠が提出できないまま出願放棄と見なされることになるかもしれません。  出願前の準備を十分行うことによって、上記のような補正指令や拒絶理由等を極力回避することができ、出願に係る費用と時間を最低限に抑えることができます。しかし、こうした準備には十分な知識と経験が必要ですので、出願前に米国弁護士又は弁理士と必ず相談して行いましょう。      

出願のベース

 アメリカでの商標出願には、その出願のベースが必要とされます。出願のベースが異なれば、出願書類の形式や後の審査が異なります。マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願を除き、複数の出願ベースを指定することができます。

使用ベース

 アメリカで実際に商標を使用している場合には、使用ベースの出願となります。  その場合、商標が実際に使用されていることを示す使用証拠を提出しなければなりません。アメリカにおける「商標の使用」とは、商標を実際の商品又は梱包に付していることを言います。商品の広告やチラシにのみ使用している場合には、「商標の使用」には該当しません。サービスマークについては、広告的使用は商標の使用と認められます。  また、商標が初めてアメリカで使用された日(使用開始日)についての情報を提供しなければなりません。これは、国際通商又は州際通商において商標が最初に使用された日となります。即ち、日本(外国)からアメリカへ最初に商品が出荷された日、又はアメリカの州際取引が開始された日となります。

使用意図ベース

 商標をまだアメリカで使用しておらず、今後使用する意図がある場合には、使用意図ベースでの出願となります。  この場合、登録査定後6ヶ月以内に、実際に商標の使用を開始したという使用宣誓書と、商標の使用証拠を提出しなければなりません。使用開始日と使用証拠については、上記「使用ベースの出願」と同様、国際通商又は州際通商での使用であり、商品又は梱包上に付された商標の使用でなければなりません。サービスマークに関しては広告的使用が商標の使用と認められます。  使用宣誓書では、指定商品/サービスの全てに関して商標を使用していることを宣誓します。実際に商標の使用を開始しなかった商品/サービスについては出願から削除することになります。使用証拠は基本的に1つの商品分類につき1つ提出すればいいのですが、審査官が合理的必要性を認めた場合には、更なる証拠資料を求められることがあります。  使用宣誓書の提出期限は6ヶ月ごとに5回まで延長可能です。即ち登録査定から36ヶ月以内に提出しなければなりません。期限を延長して出願を維持するには、相当の費用がかかりますし、期限までに提出できなければ出願放棄として扱われます。従って、使用意図ベースで出願する場合は、アメリカへの商品の出荷予定など、実際の商標の使用開始予定時期をよく検討してから、タイミングを見計らって行うことが大切です。

本国登録(+使用意図ベース)

 日本で商標登録がされている場合に選択することができます。商標の態様は日本の登録と一致していなければならず、指定商品/サービスは日本の登録の範囲内でなければなりません。そして本国登録の登録証の写しとその翻訳を提出する必要があります。  本国登録ベースと使用意図ベースの両方をベースにすることも可能で、どちらかのベースに基づく出願が維持できない場合、もう片方のベースに基づく出願を維持することができるというメリットがあります。  ①本国登録ベースを維持する場合:商標の使用が未だ開始されず使用証拠を提出できない場合に、使用意図ベースを削除して本国登録ベースを維持することができます。  ②使用意図ベースを維持する場合:アメリカの指定商品/サービスが日本の登録の範囲内であるかどうかは不明瞭な場合があり、もし日本の登録の範囲外と審査官が判断した場合、本国登録ベースを削除して使用意図ベースを維持することができます。  ③両方のベースを維持する場合:本国登録の登録証の写しと翻訳以外に、使用宣誓書と使用証拠を提出する必要があります。  本国登録ベースのみの場合は使用証拠を提出しなくても登録されますが、実際に商標の使用を開始しなければ排他的権利は発生しません。また、登録後5年目と6年目の間、及び更新時には商標法第8条の使用宣誓書と使用証拠の提出が必要ですので、アメリカの使用主義はここでも維持されていると考えられます。

本国出願ベース(+使用意図ベース)

 パリ条約に基づいて、日本(本国)での商標登録出願日から6ヶ月以内に優先権を主張して行う出願です。この場合、日本における出願日がアメリカでの出願日となります。その際、出願番号、出願日などの情報が必要になります。 本国出願が登録になるまではアメリカでの審査は保留され、登録になった時点で登録証の写しと翻訳を提出しなければなりません。  本国出願ベースと使用意図ベースの両方をベースにすることも可能です。その場合、どちらかのベースによる出願が維持できなくなった場合に、もう一方のベースによる出願を維持することができるというメリットがあります。  ①本国出願ベースを維持する場合:商標の使用が未だ開始されず、使用証拠を提出できない場合に、使用意図ベースを削除して本国出願ベースを維持することができます。本国で登録になった時点で登録証の写しとその翻訳を提出しなければなりません。使用証拠が提出できるにも拘らず使用意図ベースを削除する場合は、アメリカの指定商品/サービスが日本の出願の範囲であることを確認してから削除することが重要です。  ②使用意図ベースを維持する場合:本国出願が登録になる前にアメリカでの使用を開始した場合、本国出願が登録になるのを待たず、本国出願のベースを削除して使用証拠と使用宣誓書を提出することによって登録させることができます。その場合、優先権を主張した出願日は維持されます。本国出願が何らかの理由で拒絶となった場合も、本国出願ベースを削除して、使用意図ベースを維持することができます。  ③両方のベースを維持する場合:使用宣誓書と使用証拠、及び本国登録の登録証の写しと翻訳を提出しなければなりません。  本国出願ベースのみの場合、上記の本国登録ベースの場合と同様に、使用証拠は提出しなくても登録されますが、使用を開始しなければ排他的権利は発生しません。また、登録後5年目と6年目の間及び更新時には商標法第8条規定の使用宣誓書と使用証拠の提出が必要です。 

マドリッドプロトコルに基づく保護拡張請求

 マドリッドプロトコルに基づく国際商標出願をして、アメリカを指定国とし、国際登録の「保護拡張請求」(Request for Extension of Protection)をすることができます。その場合、使用意図宣誓書を国際商標出願の願書に添付しなければなりません。この場合、使用証拠の提出は求められず、商標を未だ使用していなくても請求を拒絶されることはありません。しかし、保護拡張証明書(登録証に相当するもの)の発行日から5年目と6年目の間、及び同証明書発行日から10年毎に使用宣誓書と使用証拠が必要です。

商標調査は困難且つ極めて重要です。

 アメリカでの商標出願を検討する際に重要なのは、事前の商標調査です。誰か他の人が先に同一(又は類似)の商標を出願又は登録、若しくは使用していないか、つまり先行類似商標があるかどうかを調べなければなりません。先行類似商標があれば出願は拒絶されてしまいますので、それを避けるために事前調査が必要です。また、実際に出願しようとしている商標を市場で使い始めたときに、それが他人の商標権を侵害しないかどうかということも確認しておく必要がありますので、調査は広い範囲で行った方が安全です。  調査の対象は連邦商標登録と出願、州の商標登録と出願、未登録商標、商号、インターネットのドメインネームです。  出願人自身では米国特許商標庁の商標データベース(TESS)で連邦登録商標を調べることができます。またWebの検索エンジン、電話帳、業界紙などを利用して未登録の商標が存在するかどうかを調査することもある程度可能です。  出願人自身が行った調査の段階で、同一(又は類似)の商標が見つからなくても、まだ未登録商標が存在しているかもしれません。しかし未登録商標の調査を完璧に行うのは不可能に等しく、専門の調査会社にフルサーチを依頼するのが最も安全だと言えます(それでも100%安全とはいきません)。  上記の方法で出願人が自分で調査せず、最初から専門の会社に依頼するのも一方法です。  どのような方法でどこまでコストをかけて調査するかは、出願しようとしている商標がどの程度重要かということや、どのくらいの期間使用しようとしているか、どのくらいの出荷量か等の様々な要素を考慮して決定することになると考えられます。   調査の結果、出願しようとしている商標と先行商標が類似しているか、また指定商品/サービスの類似範囲の判断などについては専門の米国弁護士にご相談することをお勧めします。    *日本との相違点  日本は登録主義なので、権利は登録によって発生しますから、事前の調査としては、登録商標、出願商標を調査すればよいわけです。  しかしアメリカは先使用主義国なので、米国特許商標庁に商標を登録していなくても、実際に商標を市場で使用していれば、そこに商標権は存在します(コモンロー上の権利)。また、ある州のみで使用していて、州登録されている場合もあります。このようにアメリカでは、連邦登録のみならず、商標権があちこちに存在しており、その使用範囲が広範囲であればあるほど、商標権侵害が起きた場合、問題も大きくなります。従って、出願前の調査は大変困難であると同時にとても重要だと考えられます。  

指定商品/サービスの記述は限定的に!

 商標は常に商品/サービスに関して使われるものなので、商標を出願する際には、どの商品/サービスに関して商標の保護を求めるかを指定しなければなりません。  商品/サービスには、食品や衣類、医療品、機械器具など様々なものがありますが、ニース国際協定により商品/サービスが各クラスごとに分類されています。商品は1類から34類、サービスは35類から45類までに分類されています。  アメリカはこのニース協定を採用していますが、ニース協定の商品/サービスの表示をそのまま受け入れているわけではありません。アメリカでは、指定商品/サービスを、実際に商標を使用している個別具体的な商品/サービスに限定して記載しなければならず、出願人は米国特許商標庁が提供している指定商品/サービスの表現(Acceptable Identification of Goods and Services Manual)を使用することができます。(USPTOの商品/サービスの表現はこちらをご参照ください。) また、出願人が商品/サービスを自由に表現して記載することもできます。但し、米国特許商標庁の表現をそのまま用いた方が少しだけ料金が低く済みます。    *日本との相違点  日本では指定商品/サービスを包括的に指定することが認められます。例えば、出願人がジーンズについて商標を使用している場合に、指定商品は国際商品分類「第25類 被服」という記載が認められます。  一方、使用主義国であるアメリカでは、商標を実際に使用している商品/サービスに限定しなければなりませんので、前述の例の場合、指定商品は「ジーンズ」と記載しなければなりません。   上記の例のように日本とアメリカでは商品/サービスの記載方法が非常に異なります。日本で出願したときに用いた商品/サービスの包括的表現をそのまま英訳して記載すると必ず拒絶理由を受けることになります。どのように商品/サービスを具体的且つ明確に記載すれば審査官に受け入れられるか、また出願人の意図している商品を網羅して権利範囲を確保するためにはどのような記載の仕方にすればよいかについては、必ず経験豊富な米国弁護士に出願前に相談しましょう。

出願する商標の態様を決めましょう。

 実際に使用している文字商標が、色付きであったり、特別の書体であったりする場合でも、標準文字として商標権を取得すると、後に色や書体を変更した場合でも商標権が及びます。  文字商標であっても、色や書体が独特なロゴマークのようなものは、標準文字ではなく、図形商標と同様にその商標の外観を重視して、実際に使用しているそのままの色や書体で出願するのも一方法です。 第三者が、称呼は全く違うけれども、その色や書体を用いてよく似た外観の商標を意図的に使用することがあります。このような模倣品まがいのものに侵害のクレームをつける場合、称呼類似にはならなくても、外観類似を根拠にできるかもしれません。  商標の重要度が高い場合には、標準文字とロゴマークの両方を出願するのも一つの戦略です。    *日本との相違点 漢字やひらかな、カタカナが混じっている商標は標準文字として登録することはできません。  

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