出願後の手続

当事者系レビューの利用の現状(Oct. 1, 2014)

 近年、米国において当事者系レビュー(Inter Partes Review)の利用が増加しています。  当事者系レビューとは米国特許改正法(American Invents Act)において従来の当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)に代えて導入された特許無効化のための手続きです。従来の当事者系再審査や特許無効訴訟に比べ、審理が迅速であること(最終決定はレビュー開始通知から原則1年以内)、当事者間の和解が可能であること、限定的ながらも一応のディスカバリ(証拠開示手続き)が利用可能であること、専門知識を有する行政官(Patent Trial and Appeal Board)の判断が受けられること、費用が比較的に低廉であること、などから使い勝手の良い特許無効化制度として利用が期待され導入されました。  そのように導入された当事者系レビューですが、その申立件数は年々増加しています。直近(2014年9月25日付)の米国特許商標庁の統計1によれば、当事者系レビューの申立件数は2012会計年度では17件、2013会計年度では514件、2014会計年度では1,290件と、増加の一途を辿っています。このように申立件数が増加している背景には、現状において高い確率で申立人側に有利な判断(すなわち、権利の一部/全体を無効とするとの判断)がなされているという事情があると思われます。このように、当事者系レビューは他者の特許を無効化する有効な手段として認知されつつあります。  しかし、多くのユーザーにとって当事者系レビューの利用を検討する際に高い障壁となるのはその費用であると思われます。当事者系レビューにかかる費用は専門家証人の利用の有無、デポジション(証言録取)の有無など種々の事情にもよりますが、一般に、米国特許商標庁に支払われる最低公費約27,000ドル(約270万円)と代理人費用とを合わせて総額200,000ドル(約2,000万円)から400,000ドル(約4,000万円)と言われています。このことを裏付けるように当事者系レビューの申立件数において上位を占める申立人は軒並み電機・IT業界の大手企業です。ただし、特許無効訴訟を提起すれば一般にその10倍程度の費用を要することに鑑みれば、それでもなお上記費用は比較的に低廉と言えるでしょう。  費用という障壁はあるものの、当事者系レビューの申立て件数の増加という事実は当事者系レビューが懸念特許に悩まされる多くの申立人にとって魅力的な選択肢であることの証左とも言えるでしょう。   なお、多くの場合、当事者系レビューを検討する際には並行する他の訴訟の検討なども伴い種々の事項の総合的な検討が必要となります。従って、当事者系レビューについてご検討の際には必ず専門家である米国弁理士・弁護士までご相談ください。

翻訳文の「後出し」について

米国出願は、仮出願、米国国内移行の出願を含めて、日本語(すなわち英語以外)でもすることができます。英語以外の言語で記載された出願の場合には、出願若しくは国内移行ご所定の時期に「NOTICE TO FILE MISSING PARTS OF NONPROVISIONAL APPLICATION」の通知がUSPTOから送られてくるので、この通知に指定された期間(通常2ヶ月以内(追加料金を支払うことで延長可能))に翻訳文を提出することができます。このように翻訳文を後出しにすることによって、出願時に係る翻訳費用を後に繰り延べすることがすることが可能になります。

拒絶理由通知(オフィスアクション)について

米国では、日本における拒絶理由通知に相当するものとして、オフィスアクションを受け取ります。オフィスアクションは、出願に何らかの拒絶理由があるときに発せられますが、解消可能な形式的若しくは方式的な拒絶理由はオブジェクション(objection)と呼ばれ、実質的な拒絶理由はリジェクション(rejection)と呼ばれます。また、オフィスアクション中には、登録可能な特許請求の範囲がある場合にはそれも明示されます。日本の拒絶理由と比較すると、非常に細かく具体的であるため、応答はしやすいと思われます。これは、日本の審査基準に当たるMPEPにて、拒絶の要領が事細かに指定され、それに従っていないと不適法なオフィスアクションと判断されるためです。オフィスアクションに対しては、日本の拒絶理由通知と同様に、日本の意見書及ぼ補正書に相当するものを提出することにより応答(response)します。応答においては、特許請求の範囲の補正もすることができ、その要件は日本のものと非常に似ています。

IDS(Information Disclosure Statement:情報開示書)

Information Disclosure Statement (IDS、情報開示義務)は、出願から特許登録まで続きます。能動的に先行技術を調査し続ける必要はありませんが、関連特許出願、特に同じ出願内容の各国出願分に対して拒絶理由通知や調査報告等が出され、そこに引用例が出されている場合には、それらをIDSとして米国特許庁に対して開示する手続きをとる必要があります。 また、許可通知がおりた後、また登録料を納付した後でも、特許登録がなされていない状態であれば情報開示の手続きをとる義務は続いています。 情報開示の義務に関しては、義務を遂行していないことを特許庁が能動的に調べることがなく、また義務の遂行を怠ったがために審査が遅れることや中止されることがないため、手続きをおろそかにする出願人もいます。ただ、この義務が遂行されていないことが発覚した場合には、特許権を行使できなくなるとても危険な義務です。

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