更新手続と権利維持管理

期限管理

 アメリカ特許商標庁は商標登録の更新期限に関して登録人にリマインダーを送付しません。登録から5年目と6年目の間に提出しなければならない継続使用の宣誓書(8条宣誓書)についても、リマインダーを送付しません。登録人は自分でこれらの期限管理を行わなければなりません。特許事務所を通じて出願している場合は、通常その事務所でも期限管理を行いますので、出願人と特許事務所のダブルでの期限管理となり、安全です。

権利の維持のための継続使用

 アメリカの商標制度は使用主義に基づいています。使用によって権利が発生するのと同様に、たとえ商標を登録していても、再開の意図なく商標の使用を中止すれば権利は消滅してしまいます。従って、アメリカで商標権を維持するためには商標を継続して使用しなければなりません。しかし、それは単に商品やサービスに商標を使用すれば良いわけではなく、取引において誠実かつ真正な使用(bona fide use)でなければなりません。例えば、たった1回きりの出荷でその後継続していないような使用は誠実かつ真正な使用とは認められません。  アメリカ特許商標庁は登録人が継続して商標を使用しているかどうかを確認するために、登録から5年目と6年目の間に継続使用の宣誓書(8条宣誓)と使用証拠の提出を登録人に求めます。また、更新時にも同様の宣誓書と使用証拠を求めます。使用再開の意図無くして使用されていない商標はもはや権利として保護するに値せず、登録簿から削除されるべきものなのです。  不使用取り消し請求においても、3年間使用していなければ、使用再開の意図が無いと推測され、登録人が再開する意図を積極的に証明しなければならなくなります。  積極的に商標権を主張するためには、Rマークをつけたり、”Registered U.S. Patent and Trademark Office”又は、”Reg. U.S. Pat. and TM. Off.”を付すことができます。(それらの表示がある場合には、侵害訴訟において損害賠償を請求することができ、表示がない場合は原則として損害賠償を請求できません。)    

商標法第8条の宣誓書

登録商標が使用されていることを宣誓する継続使用の宣誓書を、登録日から5年目と6年目の間に提出しなければなりません。商品区分毎に少なくとも一つの使用証拠を提出することが求められます。但し、宣誓書の内容としては、指定商品/サービスの全てに商標を使用していることを宣誓しますので、商標を使用していない商品/サービスは削除しなければなりません。 マドリッドプロトコルでアメリカを指定国としている場合、第8条の継続使用の宣誓書に相当する第71条の宣誓書を提出しなければなりませんが、提出期間はアメリカ特許商標庁が発行する保護拡張の証明書の発行日から5年目と6年目の間です。アメリカを指定した国際登録日や事後指定日はこの起算日にはなりませんのでご注意ください。その後の宣誓書の提出は、やはり保護拡張の証明書発行日から10年毎となります。

商標法第15条宣誓による不可争性の取得

 登録商標を継続して5年以上使用すると第15条の宣誓書の提出が可能です。第8条の宣誓書は登録を維持するための必要条件ですが、この宣誓書の提出は任意で、提出しなくても登録は維持されます。提出する場合は、5年間継続使用した後1年以内に提出しなければならず、提出の際もまだその商標を使用していることが条件です。そしてこの15条宣誓が受理されると、不可争性を得ることができます。不可争性の効果は、第三者が商標登録の有効性を争えなくなるということにあります(商標の普通名称化、不使用による放棄、詐欺による登録を除く)。  第三者が登録商標と同一の商標を未登録のまま、登録商標権者より先に使用していたとします。そしてその最初の使用者が、「自分が先に使っていたのだから商標権は自分にある」と主張して、商標登録の取り消しを請求した場合、通常、登録は取り消されてしまいます。しかし、この第15条の宣誓書を提出して不可争性を取得した後は、上記の場合でも登録は取り消されません。このように、15条宣誓を提出することによって権利は安定することになります。但し、未登録先使用の商標使用者は、その商標を使用している一定地域内でコモンロー上の権利を維持することができ、その範囲でのみ商標を使用し続けることができます。  また、登録商標が識別力を欠くという理由で第三者が無効を争うこともできなくなります。  実務上は、上記第8条の宣誓書提出の際に第15条の宣誓書を提出することが多いです。  また、マドリッドプロトコルに基づいてアメリカを指定国とした出願登録の場合も、この15条の宣誓書を提出することができます。

更新手続き

 更新手続きは権利満了日の1年前から行うことができます。即ち、登録から9年目と10年目の間に更新申請することができます。また、6ヶ月の期間延長も、延長費用を払えば可能です。  尚、アメリカ特許商標庁は更新のリマインダーを登録人に通知しませんので、登録人自身が更新期限を管理しなければなりません。  更新の際には、第8条の使用宣誓書と使用証拠を提出しなければなりません。使用宣誓書では、登録されている指定商品/サービスの全てについて商標を使用していることを宣誓しますので、実際に商標を使用していない商品/サービスは登録から削除することになります。使用していない商品/サービスを削除しないまま宣誓すると、虚偽の宣誓となってしまいます。  マドリッドプロトコルでアメリカを指定国としている場合、USPTOによる保護拡張の証明書発行日から起算して10年毎に第71条の継続使用の宣誓書を提出しなければなりません。国際登録の更新時ではありませんのでご注意ください。

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