アメリカが先願主義に移行
ご存知のとおり、米国特許制度は２０１３年３月１６日をもって完全に先願主義に移行しました。これに伴い、仮出願の活用法について見直す動きが広がっています。
仮出願の意義に変化があるか
「仮出願」は、本出願と異なり、様式や必要書類について細かい要件がないので、気軽に利用できるのが特徴です。たとえば、クレームを記載する必要もありませんし、情報開示や宣誓供述書等を揃える必要がありません。このため、大学や起業家、個人発明家のようにライセンス先が決まるまでは多額の費用を掛けることができない小規模出願人にとって、非常にメリットがあるとされ、広く利用されてきました。これらの出願人は投資家等へのアピールのため、とりあえず出願をしているという事実がより重要だったからです。
この仮出願制度のメリットが法改正によりどのようになるのか、実は、専門家である米国弁理士（Patent Attorney/Agent）の間でも色々意見が分かれています。
なぜかというと、改正前の先発明主義の下では、仮出願の開示レベルが乏しくてそのままでは優先権の有効性が疑われる場合であっても、最悪の場合は、インターフェアランス（抵触審査）という手続で先発明の事実を立証すればよかったのが、改正後の先願主義においては仮出願の開示内容にしか依存できなくなったからです。
仮出願の記載内容はどこまで本出願レベルに近づける必要があるのか？
このため、ある専門家は、仮出願は、本出願と略同じレベルの開示内容にしなければ、後で権利の有効性に大きな影響が出るとして警告をしています。本出願と同等の開示内容を求められるとすると、弁理士にかかる費用がかさむことになり、仮出願のメリットは少なくなり、わざわざ仮出願と本出願とを分けて出すことに疑問が生じることになります。実際、いくつかの大学では、開示内容を充実させるための工夫を始めているところがあるようです。
一方で、別の専門家は、先願主義の下では、より早く出願することが重要になるため、仮出願の重要性が増すと指摘しています。もちろん、開示レベルの高い本出願を従来よりも早く準備して出すことができれば言うことはないのですが、開示レベルの高さと準備時間は比例します。出願内容のレベルを高めている間に、先に、より開示レベルの低い仮出願を他人に出願されてしまったらどうするのか、特に、改正後は、仮出願の日が先願主義下の「有効出願日」となりますから、開示のレベルが低かったとしても、その仮出願が本出願のクレーム開示をサポートしている限りは後の出願はこれに勝つことができません。
一方、旧１０２条（ｅ）に対応する新１０２条（ａ）（２）によれば、先の出願は、後でその出願が出願公開された場合、有効出願日を基準に後願排除のステータスを得ます。仮に特許を取得できなかったとしても、他人の出願の特許化を阻止する効力を持つのです。この意味でも他人より一秒でも早く出願しておくことが求められます。
仮出願の戦略的活用がより求められる時代になった
私見ですが、改正後の仮出願活用戦略は、開示レベルの異なる複数の仮出願を段階的に出すことではないかと思います。本出願だからと言って開示が十分であるとは限りませんし、やはり先願主義の下ではより早い出願が勝つのが原則だと思うからです。したがって、戦略としては、仮出願で１日も早い優先日／有効出願日を確保しつつ、仮出願のみに頼らず、より開示レベルの高い別の仮出願若しくは本出願を１日も早く出していくことがが重要なのではないかと思います。
なお、この記事は、法律アドバイスではありません。今後仮出願を利用される方は、ご自身の米国弁理士等、米国特許制度に詳しい専門家にアドバイスを求め、より慎重に手続を進められることを是非ともおすすめします。
